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Clase 39 - Eduardo Lobos
Clase 39 - Eduardo Lobos
Clase 39 - Eduardo Lobos
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eventualmente llegan a un acuerdo en esa misma audiencia. Si el demandado contesta, se abre un
periodo probatorio que es mucho más corto, ya que se estableció que ese término probatorio se
ajusta a las normas de los incidentes, por lo tanto, el término probatorio es de 8 días y después de
eso, el caso queda en estado para dictar sentencia, se establece un plazo de 10 días para dictar
sentencia el que lamentablemente no siempre se cumple.
En la práctica, lo que pasa es que este juicio puede tomar igualmente un año en primera instancia,
pero aun así, es más rápido, más breve y más conciso que un procedimiento ordinario, entonces
repitiendo, aquí la intención del legislador fue someter este tipo de casos, considerando la
naturaleza de los privilegios involucrados, a un procedimiento mucho más abreviado, más simple y
más corto como lo es un procedimiento sumario.
¿Cómo se valora la prueba? En su oportunidad vimos respecto a las causas de la irregistrabilidad,
que la prueba por parte de la autoridad marcaria se pondera de conformidad con la sana crítica, y
la sana crítica es un procedimiento de tasación de la prueba que es mucho más flexible, por decirlo
alguna manera, que un procedimiento un sistema de valoración legal de la prueba, en el cual la
misma ley establece la forma y la ponderación en que el Tribunal va a tener que examinar esa
prueba. En este caso no, en este caso la sana crítica deja abierta la posibilidad de tasar la prueba,
de ponderar la prueba de conformidad con la experiencia, con la lógica, con la máxima científica, es
decir, de acuerdo a la experiencia, esto otorga mucho más flexibilidad al Tribunal pero igualmente,
a pesar de ser un sistema de ponderación de prueba mucho más flexible, el tribunal o el juez en
cuestión tiene que dejar constancia en el fallo del raciocinio que ha aplicado para llegar a su decisión,
es decir, este no es un sistema de libre convicción o mera arbitrariedad.
¿Esto tiene alguna relevancia? Sí, porque al ser un sistema de sana crítica, esto facilita la acreditación
de los hechos, porque si no fuera de sana crítica, sería aún más complejo poder acreditar, por
ejemplo, los perjuicios, en este caso, se establece como es sana crítica que cuesta menos probar los
perjuicios. El legislador lo estableció así, porque tal como estableció respecto al tipo de
procedimiento, que por la naturaleza de los privilegios involucrados la prueba también debe ser más
flexible.
Otro tema relevante es que se establece en el artículo 109 LPI, que no responden por daños y
perjuicios aquellas personas que comercializan productos infractores, salvo que lo hayan hecho de
mala fe o con conocimiento del ilícito. Básicamente, es una situación excepcional que contempla la
LPI que dice bueno, si usted detecta que un tercero está utilizando su marca sin autorización para
los mismos productos o servicios, se debe presentar una demanda civil (probablemente se mande
una carta antes), en el ejemplo, presentada la demanda, ese tercero podría decir: sabe qué, yo
comercializo estos productos pero estos productos no son míos, aquí hay un proveedor, yo no
produzco estos productos infractores, yo simplemente los vendo, por lo tanto, yo no tengo que
responder por daños y perjuicios. Pero si se le avisó que esos productos son infractores, a través de
una carta con notario, por ejemplo, o le pongo en conocimiento esta situación, ese tercero tiene
que cesar en el uso, y si pese a eso no hace nada y sigue vendiendo los productos, ahí sí procede la
hipótesis general, ya que estaría actuando de mala fe, es decir, si podría entonces demandar daños
y perjuicios contra ese tercero. En la práctica, ahora habitualmente las empresas del retail, por
ejemplo, hacen un análisis previo de los productos que obtienen de sus proveedores para evitar
esta situación.
Artículo 109 LPI: “Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán
por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho
de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los
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hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho
de propiedad industrial”.
En cuanto al régimen de responsabilidad, en el tema de Propiedad Industrial, cuando yo demando
a un tercero porque está usando mi marca, se le pide que cese en ese uso de la marca y se requiere
al tribunal para que se le indemnice de los daños y perjuicios, se trata de responsabilidad
extracontractual, ya que no existe un contrato, un vínculo jurídico con ese tercero. Por lo tanto, la
ley exige ciertos requisitos para configurar la responsabilidad extracontractual y para que surja la
obligación de resarcir los daños y perjuicios, que son los siguientes:
- Hecho o comportamiento objetivamente ilícito, contrario a derecho → Por ejemplo, la
utilización de una marca por parte de un tercero.
- Doloso (cometido con la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de
otro) o culposo (cometido sin intención de dañar pero que ha inferido injuria o daño a otro).
- Daño debe probarse en el proceso → Esto es lo más complejo de acreditar en un juicio de
este tipo.
- Debe existir relación o nexo entre el comportamiento ilícito del autor y daño sufrido por la
víctima → Los daños y perjuicios sufridos deben ser consecuencia necesaria del
comportamiento ilícito del tercero.
Si no concurren los requisitos, no se va a configurar la responsabilidad extracontractual y no
procederá la indemnización de los daños y perjuicios, no obstante, se podrá igualmente solicitar que
se ordene el cese del uso de marca por parte de un tercero.
Precisamente porque en materia de Propiedad Industrial se hace más difícil acreditar los daños y
perjuicios, es que se establecen reglas especiales para la procedencia de la indemnización y para
determinar el monto de esta, así el artículo 108 de la ley 19.039 señala lo siguiente:
Artículo 108 LPI: “La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante,
de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:
a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción → Se
debe acreditar las utilidades que dejó de recibir el titular, por lo tanto, el demandante va a tener
que determinar si le sirve esta fórmula.
b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción → Esta fórmula
puede resultar un poco más fácil, ya que se puede solicitar a la otra parte la exhibición de sus
documentos contables.
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una
licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales
que ya se hubieran concedido” → Esto se da en el caso de que el titular habitualmente otorgue
licencias y haya un tercero que está usando su marca sin licencia, entonces la indemnización se
calculará según lo que habitualmente cobre por licenciar su marca, en este punto se va a tener
que acreditar al tribunal el valor comercial de la marca.
En cuanto a las medidas precautorias, además de las establecidas en el Código de Procedimiento
Civil, el artículo 112 de la LPI, establece medidas especiales: “Sin perjuicio de otras medidas
precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:
a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que
sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse
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el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el
signo motivo de la presunta infracción;
c) El nombramiento de uno o más interventores;
d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la
presunta infracción, y
e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o
valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma”.
Son medidas de carácter excepcional, temporal y debe acreditarse que existe un peligro de que, si
no se adoptan, se pone en peligro los resultados del juicio, es decir, debe tratarse de solicitudes
fundadas.
MARCAS COMERCIALES
➢ Derecho Protegido
Artículo 19 bis D de la ley 19.039:
Inciso primero: “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el
tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios,
establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro”.
Inciso segundo: “Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier
tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas
o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean
idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el
uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”.
➢ Requisitos para accionar a nivel marcario:
1. Identidad o similitud de signos
2. Identidad o similitud de campos operativos (coberturas)
3. Que exista un uso comercial por parte de un tercero: no solo debe haber un uso en el
comercio, sino que tiene que ser un uso marcario, es decir, debe ser un uso para distinguir
un producto o un servicio.
4. Ausencia de autorización por parte del titular.
5. Potencialidad de inducción a error y/o confusión a los consumidores.
6. Que no constituya una importación paralela, artículo 19 bis E ley 19.039: “El derecho que
confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la
misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa
marca por dicho titular o con su consentimiento expreso”.
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6. Grado de conocimiento de los consumidores.
Para accionar por la vía marcaria es necesario que concurra confundibilidad, muchas veces se puede
acompañar un informe pericial para ilustrar al tribunal civil para que pueda fundar su sentencia,
salvo que exista una sentencia previa de INAPI, por ejemplo, en que declare haber confundibilidad,
en ese caso, se presenta dicha sentencia al tribunal civil.
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victorioso en contra de DP Organización Educacional Ministro Portales y DP Instituto Profesional
Ministro Portales, ambas para clase 41, puesto que INAPI concluyó que las marcas eran
confundibles.
En este caso, la UDP comenzó a recibir reportes de un reclamo del SERNAC, la UDP revisó y se trataba
de reclamos contra el Instituto Diego Portales. Una vez que se presentó la demanda civil, la
contestación del Instituto Diego Portales se basó en que había un acuerdo o licencia de uso entre
las partes, pero la UDP no encontró ninguna prueba sobre ese punto y el Instituto Diego Portales no
aportó ninguna prueba tampoco, por lo que el tribunal acogió la demanda de la Universidad Diego
Portales, y el Instituto Diego Portales fue condenado en costas. Acá se acompañaron fotos
autorizadas ante notario de las sedes en que se utilizaba la marca Diego Portales, y el tribunal
ordenó que la sociedad demandada debía cesar en el uso de la marca y que debía publicar un
extracto de esta sentencia a su costa en el diario El Mercurio.
El fallo establece que: “…de las mismas actas notariales, fluye que si bien en su mayor parte se
imparte carreras técnicas, también se mencionan carreras profesionales, tales como Contador
Auditor, que figura también en la documentación a la vista (folleto de admisión), de la Universidad
Diego Portales, de modo que a lo menos existe, sino identidad de servicios, sí similitud, y de acuerdo
a las reglas de la sana crítica resulta evidente que al usar como signo, idéntica marca, esto es,
“DIEGO PORTALES” sin contener ningún otro elemento diferenciador, en forma destacada en la
publicidad de sus edificios así como en las fotografías de la página web, como se desprende también
de las mismas fotografías de las sedes de Concepción, Santiago y Chillán que contiene el libelo, puede
inducir a confusión en los consumidores y usuarios acerca de la procedencia, origen o proveedor de
los servicios, en los términos establecidos en el mencionado artículo 19 Bis D, de modo que al menos
en dicha utilización efectivamente se estima que la marca registrada “DIEGO PORTALES” ha sido
vulnerada por la demandada, de modo que a su respecto la demanda será acogida, y en
consecuencia la demandada deberá cesar en el uso del signo “DIEGO PORTALES” para los servicios
de la clase 41 por tratarse de una marca registrada por la actora, conforme al registro 1020649 por
el plazo legal de 10 años contados desde el 17 de julio de 2013”.
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ponderando estos antecedentes conforme a las reglas de la sana critica, especialmente según las
máximas de la experiencia, si la simple observación del sentenciador, que es lego en materia de
bioestimulantes permite advertir la diferencia que existe entre los productos de la demandante y de
la demandada, pese al uso de la expresión Aminochem, con mayor razón para el consumidor de este
tipo de productos, que se mueve dentro de dicha área y posee conocimientos sobre la materia, será
fácil advertir la diferencia. Por lo demás, la demandante no ofreció otros medios de prueba, que
permitan adquirir convicción en el Tribunal que el uso de la expresión “Aminochem” provoca error o
confusión”.
“… en relación a lo anterior, es conveniente tener presente que el titular de una marca comercial de
un producto, tiene un derecho a impedir que un tercero la utilice sin su consentimiento ello en
conformidad al artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039, pero este derecho no es absoluto y, existen
situaciones en las cuales se impide al titular de la marca usar su derecho exclusivo y excluyente frente
a terceros. Y uno de esos casos se presenta cuando un tercero, en el desempeño de su actividad
económica mercantil utiliza su propio nombre que resulta ser similar o igual a una marca registrada
produciéndose un conflicto de interés entre que tiene el titular de la marca registrada de proteger
su derecho y el interés del tercero consistente en identificar sus productos, servicios o
establecimientos con su propio nombre”.
Esta sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que estableció lo
siguiente: “… Bajo esa distinción, cuando el artículo 19 bis letra d) del cuerpo legal citado otorga al
titular de una marca el derecho a impedir que un tercero use su marca sin su consentimiento, exige
que el uso del tercero de la marca induzca a error o confusión; presupuesto que se presume cuando
el uso se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimiento comerciales
también idénticos.
TERCERO: Que, siguiendo con lo razonado, en el caso sublite no se está frente a dos marcas idénticas,
sino al contrario frente a dos premisas diferentes, por lo que no opera la presunción anotada.
Por consiguiente, si es necesario probar la inducción del error o confusión en el consumidor del
producto en el caso de marcas similares, con mayor razón cuando la controversia se da entre un
nombre y una marca comercial”.
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tienen este signo de Parenta Advisory, la marca de estas poleras es Opposite, es así como el uso del
signo Parental Advisory no sería un uso marcario y, es más, Cencosud solicita que se decrete la
nulidad de la marca, porque fue registrada de mala fe, sabiendo que el signo se utiliza como marca
de certificación en otros países.
Por lo tanto, el tribunal rechaza la demanda señalando: “A modo de abundamiento, del análisis bajo
la esfera de la sana crítica, la marca Parental Advisory se encuentra debidamente inscrita en un
registro extranjero como elemento de certificación, y la misma goza de fama y notoriedad en los
ámbitos relacionados con los productos, lo que hace que requieran y se sometan a dicha certificación
conforme a la legislación extranjera, careciendo el demandado de dicha fama, toda vez, que solo
acompañó documental referida a un lanzamiento de una línea de ropa que, según sus dichos, no
llegó a comercializar, sino sólo a tratativas de comercialización de la marca en sí…”.
“… se debe señalar que el referido artículo 19 bis D, en su inciso segundo, expone uno de los derechos
que confiere la propiedad marcaria y, a contrario sensu, la prohibición de terceros de hacer uso en
el curso de sus operaciones comerciales de marcas idénticas o similares para productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales
se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o
confusión, circunstancia que no se verifica en la especie, por cuanto lo que se comercializa no es el
producto de la demandante, sino un diseño dentro de una vestimenta con marca propia y,…”.
Lo que se puede concluir aquí es que se está ante un “registro de papel”, ya que es una marca
famosa, de certificación en el extranjero, y los antecedentes demostraron que no hay posibilidad de
confusión. No obstante, la demanda de nulidad fue rechaza, es decir, el titular mantuvo su registro
de la marca.
PATENTES DE INVENCIÓN
Los problemas aquí son mucho más profundos que en el tema de marcas, porque son materias
altamente técnicas y de difícil prueba, además las pretensiones de las partes muchas veces son muy
complejas y porque los tribunales no son especializados en Propiedad Industrial, mucho menos en
el tema de patentes.
Por lo tanto, resulta importante tener presente los siguientes puntos:
i. Correcta interpretación del ámbito de protección de las patentes: Es bueno recurrir a
un informe pericial del ámbito de las patentes para informar al tribunal.
ii. Relevancia del pliego de reivindicaciones como elemento fundamental de
interpretación en el análisis de un juicio infraccional: El tribunal al no ser especializado,
coteja el pliego de reivindicaciones con el uso en el mercado de la patente, junto con
los informes técnicos que se acompañaron para determinar si hubo infracción.
iii. ¿Corresponderá tener tribunales especializados? En Perú, por ejemplo, esto está
radicado ante tribunales especializados, por lo tanto, es un tema pendiente que debería
evaluarse en Chile.
Artículo 43 ley 19.039: Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos
1. Un resumen del invento
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– El resumen debe contener una síntesis de la invención y una indicación del campo
técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación, deberá permitir
la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y de
su aplicación, pero no tendrá efectos en la determinación del alcance de la
invención
2. Una memoria descriptiva
– Documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada
su invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o
topografía de circuitos integrados y, además, el estado de la técnica relacionado con
dicho derecho (artículo 2° RLPI).
3. Pliego de reivindicaciones
– Conjunto de descripciones claras y concisas de estructura formal, que tiene por
objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener
protección (artículo 2°, RLPI)
4. Dibujos del invento, cuando procediera.
El artículo 44 inciso I del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial es importante porque es la
norma en que se basa el tribunal, señalando que debe atenerse estrictamente en el pliego de
reivindicaciones, dicha norma establece: “La definición del invento propiamente tal, así como lo que
en definitiva queda protegido por el derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquel
contenido, exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Departamento. Sin
embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones”.
Artículo 49 Ley 19.039: “El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para
producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en
general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.
En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por
dicho procedimiento.
El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el
contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las
reivindicaciones.
El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el
plazo de concesión de la patente.
La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto
amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se
haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un
tercero, con el consentimiento de aquél”.
El siguiente artículo también es importante porque es una norma especial en materia de patentes,
es el artículo 31 bis LPI: “En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes
de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado
un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el
procedimiento patentado sea nuevo.
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En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido
obtenido por medio del procedimiento patentado”.
Aquí el tribunal estará facultado para invertir el peso de la prueba, es decir, le corresponderá al
demandado probar que está utilizando un método diferente.
Se pueden conceder patentes sobre invenciones de cualquier sector de la tecnología, desde un
utensilio de cocina de uso diario hasta un chip de nanotecnología. Una invención puede ser un
producto (como un compuesto químico) o un proceso (por ejemplo, un proceso para producir un
compuesto químico específico).
Factores relevantes para determinar la infracción:
• Interpretación de las reivindicaciones.
• Tipo de privilegio industrial que se estima infringido.
• Alcance de protección de la patente.
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los elementos esenciales de la invención. En tanto, las demás cláusulas, llamadas
reivindicaciones dependientes o accesorias, son aquellas que comprenden características de
una o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, especificando y precisando
los detalles o alternativas adicionales de la invención. Por consiguiente, si bien la
Reivindicación Principal otorga el concepto general de protección, el resto de las
reivindicaciones lo que hacen es entregar los detalles de ésta.
• En el caso de autos, la Memoria Descriptiva que acompañó la demandante a la solicitud de
protección, hace referencia expresa a que la invención “se refiere especialmente a una forma
de cristal particular esencialmente pura”, definiéndose que se entiende por “esencialmente
pura”, indicándose que significa que “especialmente que cuando al menos el 90, de
preferencia cuando menos el 95, y más preferiblemente, cuando menos el 99 por ciento en
peso de los cristales de una sal de adición de ácido de fórmula I, están presentes en la forma
de cristal de acuerdo con la invención, especialmente la forma de cristal β”.
Este fallo fue confirmado en segunda instancia, concluyéndose lo siguiente:
• “se indica en la memoria descriptiva que “la invención (esto es el principio activo ya
señalado) se refiere especialmente a una forma de cristal particular esencialmente pura”
y que se entiende por tal “cuando menos el 90, de preferencia cuando menos el 95 y más
preferiblemente, cuando menos el 99 por ciento en peso” del principio activo “están
presentes en la forma de cristal de acuerdo con la invención, especialmente la forma del
cristal β” (C. 20°).
• “Siendo así las cosas, la prueba producida por la actora y aquélla que pretendió rendir, en la
medida que estuvo encaminada a comprobar la mera existencia del principio activo
protegido por la patente de que es titular en el medicamento comercializado por la
demandada, pero no una presencia en términos tales que hubieren representado una
vulneración de su derecho de propiedad industrial, no permite ni permitiría cambiar el
criterio sustentado en este fallo” (C. 24º).
Por su parte, la Corte Suprema rechaza la casación en el fondo interpuesta por NOVARTIS en virtud
de lo siguiente:
• “el artículo 49 de la Ley de Propiedad Industrial dispone que “el alcance de la protección
otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las
reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las
reivindicaciones […] A partir de esa labor, permitida por la ley, los jueces arribaron a la
conclusión que la invención protegida es la forma esencialmente pura del cristal beta, lo que
surge de la reivindicación N° 3 -que exige a lo menos 90% en peso de cristales beta- y de la
memoria descriptiva” (C. 6°).
• “Recalcine usa la fórmula alfa, y que el surgimiento de beta deriva de la inestabilidad de
alfa, mutación que es ajena a la demandada, pero que en todo caso no se demostró que
alcanzara los porcentajes integrantes de la invención, por ende, la infracción de la patente
no existe” (C. 8°)
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Caso GD SEARLE con SYNTHON Chile Limitada
(Rol 11574-2015, 1° Juzgado Civil de Santiago)
Se discutió si el producto Celedox, elaborado por Synthon (Laboratorios Saval), infringía la patente
de invención de Celebra (Nº 49.960), de titularidad de Searle (Pfizer). Se debe tener en cuenta que
Pfizer durante el año 2014, envió cartas de advertencia a distintos laboratorios que operaban en
Chile, informando sobre su registro de patente, entre ellos a Synthon.
En el mes de mayo de 2015, Searle presentó una medida prejudicial precautoria de prohibición de
celebrar actos y contratos sobre el registro sanitario del medicamento Celedox (de Synthon), y sobre
el medicamento mismo. Y luego, el 4 de junio de 2015, Searle presentó una demanda de
competencia desleal e infracción de patente. Es habitual en este tipo de casos, que cuando se
notifica la demanda civil, el demandado requiera la nulidad de la patente ante el INAPI. En este caso,
Laboratorios Saval demandó la nulidad, la que, en abril de 2016, fue acogida por falta de nivel
inventivo.
Posteriormente en junio de 2016, la FNE presentó un requerimiento en contra de Searle ante el
TDLC, por actos contrarios a la libre competencia (abuso de posición dominante). En noviembre de
2016, el TDLC, considerando la nulidad de la patente acogida anteriormente, aprobó una
conciliación entre las partes, imponiéndole a Searle: i) otorgar una licencia gratuita y no exclusiva a
cualquier competidor para comercializar el producto protegido por el registro Nº 49.960, y ii)
desistirse de la demanda contra Synthon. En diciembre del año 2016, Searle se desistió de la
demanda de competencia desleal.
En el caso de patentes, hay que tener mucho cuidado con que la patente no sea susceptible de ser
anulada. En este caso, el derecho que estaba invocando para fundar sus acciones (cartas, demanda
civil, etc.) no era firme, dado que la patente fue declarada nula. Este caso demuestra que, si bien el
demandante tiene derechos exclusivos sobre la patente, antes de iniciar un procedimiento o de
enviar cartas a otros competidores, se debe analizar el derecho que se invoca.
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Fundamentos del fallo:
• “Todas las demostraciones y pruebas realizadas concurren a que existe una completa
identidad entre ambos procedimientos de trabajo, agregando luego, que el conglomerado
in situ, resulta ser técnicamente equivalente al Remining (dos formas iguales de efectuar
una misma labor, produciendo el mismo efecto)”.
• “Así las cosas, las reivindicaciones son la última palabra a considerar para determinar qué
está comprendido en el invento y qué queda fuera de él, conforme precisamente lo referido
en el artículo 41, al referir que el contenido de las reivindicaciones debe ser autosuficiente;
luego nunca una cláusula dependiente de otra principal podrá ampliar el contenido de
ésta, ya que tan solo su función es desarrollar y explicar lo ya expuesto en la cláusula
principal”.
• “Elemento o medio que realiza la misma función que aquél que está reivindicado en una
invención, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado señalado en la
reivindicación”. Lo que lleva a aceptar que el invento patentado es igual a su equivalente,
y lo será en tanto exista una triple identidad, así: a) función, b) forma que la cumple, y c)
resultado obtenido idéntico al señalado en la reivindicación”.
Nuevamente lo más relevante, es que se observaron las reivindicaciones y finalmente, se determinó
que esta empresa minera estaba infringiendo estas reivindicaciones.
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Artículo 18 bis N, inciso 1° LPI: “El registro que fuere declarado nulo se tendrá como sin valor desde
su fecha de vigencia”.
Respecto del efecto formal, las sentencias de nulidad necesariamente deben anotarse al margen del
registro, para que cualquier tercero pueda ver que ese registro de marcas respecto del cual se
declaró la nulidad actualmente no está vigente, es un registro nulo.
El proceso de nulidad de una marca (el profesor hace referencia a la diapositiva en la cual se muestra
el esquema del procedimiento). Las distintas etapas: se presenta una demanda de nulidad, se
contesta, la demanda de nulidad a diferencia de las de oposición se debe notificar a través de un
receptor judicial, se recibe la causa a prueba, fallo de INAPI, se apela el fallo al TDPI, si se presenta
recurso de casación en el fondo, fallo de la Corte Suprema.
Plazos para presentar la demanda de nulidad en materia marcaria: La regla general es que
prescriben en un plazo de 5 años contados desde la fecha del registro. Registré la marca el día de
hoy, si transcurren 5 años esa demanda de nulidad prescribió, y la única forma, la única excepción
a esta prescripción de 5 años, es en el caso en que los registros fueron adquiridos de mala fe, y eso
se debe acreditar. Es decir, si el registro fue obtenido de mala fe y logro acreditarlo, esa acción se
vuelve imprescriptible, ya no prescribe en el plazo de 5 años, si no que la acción la puedo presentar
al año 6, al año 7, al año 20, porque esa acción se vuelve imprescriptible. Esto porque el legislador
ha entendido que, si el registro se adquirió de mala fe, la marca se obtuvo de mala fe. Recuerden
que hay que acreditarlo. Esa acción no prescribe porque no puedo obtener un beneficio por haberla
adquirido de mala fe. Es una situación bastante excepcional, porque por lo general, en todo tipo de
acciones en materia civil, en materia penal también, se establece un plazo de prescripción. Hay casos
excepcionales, por ejemplo, más de alguno habrá escuchado que los delitos en contra de los
derechos humanos son imprescriptibles, no prescriben, hayan pasado 20 años o 50 años, igual
puedo ejercer las acciones. En materia marcaria, se estableció lo mismo, pero si es de mala fe, la
acción es imprescriptible.
Artículo 27 Ley 19.039: Prescripción
➢ Regla general: “5 años, contado desde la fecha del registro”.
➢ Excepción: “no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe”.
➢ Artículo 6 bis Convenio de París: “No se fijará plazo para reclamar la anulación o la
prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”
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En este caso se presentó una demanda por parte del club Sao Paulo que, a diferencia de Boca Junior
y River Plate, que tenían registros en el extranjero y tenían en Chile para clase 24, Sao Paolo tenían
registrada su marca no en Chile, si no que en Brasil para otras clases, no para clase 24, por lo tanto,
la fama y notoriedad no servía. Lo que sí se invocó fue el tema de la causal de inducción a error o
engaño y se invocó también el tema de la mala fe.
Finalmente, INAPI concluyó que: “... al efectuar la comparación gráfica entre el signo impugnado y
el elemento figurativo invocado por el demandante, el cual consta en autos se solicitó a registro
marcario el año 1977 en Estados Brasil, se aprecia que presentan semejanzas determinantes que
impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, se advierte que ellos coinciden
en un diseño consistente en una Figura similar a un escudo de armas, en forma de diamante, en cuyo
interior se ubica un rectángulo y dos triángulos, sin que la marca impugnada cuente con algún
elemento adicional que resulte suficiente para crear un signo diferente, con un grado de identidad y
fisonomía propio. Es del caso señalar además que según la base de datos con que cuenta este
Instituto, es posible apreciar una conducta reiterada de parte del demandado de intentar registrar
marcas famosas de clubes de futbol de Sudamérica que pertenecen a un tercero…”.
Además, señaló que “... se ha podido establecer que la conservación del registro por parte del
demandado de autos, convertiría a dicho activo en una herramienta para impedir el legítimo uso por
parte de la actora del logo que ha utilizado desde su creación y obstaculizar su desarrollo comercial.
Todos dichos antecedentes a juicio de este sentenciador, permiten arribar a conclusión de que la
marca ha sido solicitada y registrada vulnerando los principios que informan la competencia leal y
ética mercantil. En el caso de autos, no es atribuible a la casualidad o al acaso, sino que a la actitud
del demandado de registrar a sabiendas de que era una marca que pertenecía a un tercero…”.
Se rechazó la causal de fama y notoriedad, pero sí se aceptó respecto de la mala fe y se estableció
que también era inductivo a error y engaño. También en este caso les hago presente que es
importante que esta marca estaba registrada, un registro que se había obtenido pagando todos los
impuestos correspondientes, pero finalmente, a través de un procedimiento posterior, habiendo
transcurrido ya varios años, se estableció que esa marca nunca debió concederse, y ese registro se
anuló, y esta sentencia que les estoy citando acá se anotó al margen del registro correspondiente.
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de registro, sino que la marca está registrada y la quiere anular, quizá la pedirá él después, pero por
ahora se pide la nulidad.
El fallo señala que: “... conforme a la documentación acompañada y solicitada tener a la vista por el
actor, y no objetada por el demandado, el demandante logró acreditar que la marca HUMMEL, goza
de fama y notoriedad en el extranjero para distinguir entre otros, productos de la clase 25, sobre
todo vestuario, calzado y accesorios deportivos, desde mucho antes de la presentación de la solicitud
impugnada …”
Además, estableció: “… permiten concluir que el demandado no pudo desconocer la existencia de la
marca famosa y notoria HUMMEL en el mercado de los productos coincidentes de la clase 25,
registrada y posicionada en el extranjero desde el año 2005 por el actor, es decir, desde una fecha
anterior a la solicitud que dio lugar a la marca impugnada. Conclusión que se ve reforzada debido a
la existencia de identidad gráfica y fonética entre las marcas en conflicto. Tales hechos, a juicio de
este Tribunal, constituye un atentado a la competencia leal y ética mercantil, por cuanto esta
conducta deja entrever un intento de aprovecharse del prestigio de una marca de ajena”.
Patentes
También nos encontramos frente a un juicio de nulidad ante la INAPI, los que tienden a ser mucho
más complejos que, por ejemplo, un proceso de oposición. (1 año, 1 año y medio).
• Tres Causales en base a las cuales se puede solictar la nulidad de una patente:
– Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.
– Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o
manifiestamente deficientes. (bastante amplia) ej: No se consideró todo el arte
previo que existía en ese momento.
– Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre
patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. (sea
cualquiera de los requisitos)
El Plazo de prescripción de la acción es de 5 años, que, de igual manera que en el caso de las marcas,
puede referirse a la totalidad de la patente, como solo a una parte de la misma (La nulidad puede
solicitarse por el total o una parte de las reivindicaciones).
*Juegan un rol fundamental en el proceso de nulidad los peritajes al ser una materia sumamente
técnica.
Ojo, durante la solicitud de patente se habían efectuado dos informes periciales, los que
concluyeron aceptar o conceder la patente solicitada. Estos peritajes analizaron 3 aspectos del arte
previo, ello, no obstante existir otros varios antecedentes a ese momento que demostraban que
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dicho invento carecía de novedad, los que fueron acompañados por el demandante al momento de
solicitar la nulidad.
El demandante también invocó mala fe por parte del solicitante, ya que estimaba que él tiene cierta
obligación al momento de pedir la patente, debiendo invocar adecuadamente el arte previo y
describirlo, lo que no habría ocurrido al no acompañar estos antecedentes, derechamente
omitiéndolos, los que eran fundamentales para resolver correctamente la solicitud de patente, no
haciéndose referencia a ellos ni siquiera en la memoria descriptiva.
El demandado, respecto de este punto señaló que él acompañó toda la documentación que conocía
a ese momento y que, respecto de su deber de buena fe, este estaba cumplido por su parte,
teniendo además presente que la buena fe se presume.
Sentencia: Se acogió por ambas letras b) y c), por la existencia de antecedentes en el arte previo que
no se tuvieron en consideración al momento de concederse la patente y, consecuencialmente, los
informes periciales evacuados erran errados.
• Que, analizados los antecedentes por el tribunal, cabe considerar que el artículo 83 del
Reglamento de la Ley N° 19.039 establece que “El informe pericial deberá contener, según
la naturaleza del derecho en examen: a) Búsqueda del estado de la técnica. b) Análisis de la
novedad. c) Análisis del nivel inventivo. d) Análisis de la aplicación industrial. e) Análisis
técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la Ley y en el
Reglamento.”
• Que, sin embargo, se constata que en el examen pericial de la solicitud de patente de
invención N° 2122-2013, no se consideró - al menos - el documento WO/2012/126610 de
la solicitud PCT/EP2012/0012211 , publicada el 27 de septiembre de 2012 (D2), en
circunstancias que la solicitud nacional que dio origen al registro impugnado fue presentada
con fecha 22 de septiembre de 2016, sin reclamar derecho de prioridad, de tal forma que
D2 formaba parte del arte previo y, como se verá más adelante, interfería con la patente en
cuestión.
• Que, en consecuencia, procede acoger la demanda de nulidad basado en lo dispuesto en el
artículo 50 letra b) de la Ley N° 19.039, por cuanto en el examen de la solicitud N° 2122-
2013 no se hizo una adecuada búsqueda del estado de la técnica, de acuerdo a lo ordenado
por el artículo 83 letras a), b) y c) del Reglamento del citado cuerpo legal.
• Que, por tanto, en opinión del perito, puesto que todas las características de la
Reivindicación 1 están descritas tanto en el documento WO/2012/126610 (A1) (D2) como
en el documento “ORVIROTOR Pulcinelli 405 20” (D4), dicha cláusula carece de novedad y
no es aceptable.
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• Que, por lo tanto, concluye que la reivindicación 3, no tiene nivel inventivo y no cumple con
lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 19.039 al derivarse de manera evidente del estado
de la técnica.
• Que, en este orden, el perito sostiene que las características descritas por las
reivindicaciones 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 16 de la patente impugnada, son factibles de
alcanzar combinando el documento WO/2012/126610 (A1) (D2) con el conocimiento de un
técnico de nivel medio.
• Que, en consecuencia, el perito es de la conclusión que la patente impugnada no cumple el
requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley N° 19.039.
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Por ejemplo, lo que mencionó alguien respecto a la marca Coca Cola, probablemente esta
marca esta marca está registrada en distintas categorías, no sólo para bebidas, sino para ropa,
colchones, etc., estos con fines defensivos. Incluso algunas marcas se registran como marcas de
reserva, esto quiere decir que no se registran para su actual utilización si porque a futuro puede
existir algún proyecto comercial que me interese.
Pregunta: ¿Había un tema con el plazo referente a desde cuando empezaba a correr, que
creo era diferido, o sea no es retroactivo? Efectivamente, respecto a las marcas que se registren
desde que entra en vigencia esta ley, que será probablemente a fin de año o el primero de enero,
respecto de esos registros empieza a computarse el plazo inmediatamente, es decir, si entra en
vigencia el 01/01/2022 y yo pido la marca el 02/01/2022, y la marca se registra el 10/01/2022,
inmediatamente comenzará a correr el plazo de los 5 años, porque esa marca se registró durante la
vigencia de la ley. Por el contrario, las marcas que se registran hoy día, o que ya se encuentran
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registradas con anterioridad, respecto de esos casos el cómputo de plazo de los 5 años se contará
únicamente luego de su próxima renovación.
Ejemplo: Registré mi marca en 2020, la ley entra en vigencia en 2021, el plazo empezará a
correr desde el 2030, una vez transcurrido el plazo de 10 años en que debe renovarse; al momento
de renovar mi marca, ahí recién se empezará a computar el plazo de los 10 años, por lo tanto, el 2035
recién mi marca quedará vulnerable a la caducidad por falta de uso.
Esto se determinó en virtud de una norma transitoria, pues hay que tener en consideración
que es una carga importante el tema del uso, por lo tanto, se dijo que esto empezaría a correr de
aquí en más. Por lo tanto, a registros antiguos inscritos con otras normas vigentes, se les aplica
también, pero no de la misma manera, si no desde su próxima renovación.
Y la segunda hipótesis por la que también opera la caducidad de la marca, es lo que se llama
Genericidio, esta hipótesis no opera por el no uso, sino porque la marca pierde distintividad. Esto se
da en los casos en que la marca se utiliza mucho, profusamente, y se convierte en una especie de
genérico.
Por ejemplo la marca “Jeep” para distinguir automóviles, la marca “Scotch” para distinguir
cinta adhesiva, etc., son marcas que el consumidor a causa del uso profuso, finalmente tiende a
asociarlas con el nombre del producto. En estos casos la marca perdió la “función básica marcaria”,
que es distinguir un producto, y ahora está reconocido como un genérico, por lo tanto, voy a pedir la
caducidad de esa marca.
Esto está archi reconocido en otras legislaciones, y existen fórmulas de acreditar o de evitar
esta situación. En el caso Chileno, se estableció que la forma de evitarlo es utilizar la marca asociada
a la MR o marca registrada , con eso estoy transmitiendo al consumidor que mi marca es una
marca registrada, que es una marca inscrita, una marca comercial. Si no lo uso, quedo en la situación
de que no podré acreditar que he hecho todos los esfuerzos por evitar esta situación, sino por el
contrario, y perfectamente alguien podría pedir la caducidad de mi marca. Esto se da en casos de
marcas que son muy conocidas, o en marcas que son más bien débiles, que se utilizan en el mercado
y los consumidores tienden a asociarlas con el genérico del producto en cuestión.
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Como decíamos, no opera de oficio, debe haber un tercero interesado que debe accionar.
¿Cuando se entiende que es un tercero interesado? Esto deberá acreditarse, hay que tener un interés
legítimo, y la ley se ha puesto en un caso particular en el que se entiende que hay un interés legítimo:
Se da en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, presento una demanda de oposición o nulidad, y
la persona que enfrenta alguna de estas demandas, al momento de contestar presenta una demanda
reconvencional (contra demanda), en la cual requiere o solicita la caducidad por falta de uso
(señalando que el registro en el cual se funda la oposición o nulidad no ha sido utilizado y por lo tanto
se pide que se declare la caducidad), de la marca comercial en la cual se funda la demanda de nulidad
o la demanda de oposición.
Por lo anterior, hay que tener mucho ojo al momento de presentar una nulidad o una
oposición, para ver si efectivamente esa marca en la cual voy a fundar la acción, está o no está en
uso.
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desodorantes en el año no será suficiente ni idónea para acreditar un uso real y efectivo, por lo tanto,
esta cuestión va a ser bastante casuística.
Pregunta: ¿Para el caso del uso, se va a aplicar el criterio de especialidad? Por ejemplo,
alguien registró fármacos para uso médico y veterinario y lo usa solo en médico ¿puedo pedir la
caducidad por la cobertura veterinaria por ejemplo? Si yo tengo la marca para distinguir en la clase
33 vodka y vino, y solo puedo acreditar el uso para vodka, me podrian pedir perfectamente la
caducidad respecto a vinos, y solamente mantendría mi registro respecto a vodka, así debería ser y
así se hace en muchas otras jurisdicciones.
Pregunta: ¿Cuando haces un recurso de nulidad de una marca por mala fé, que tiene un
efecto retroactivo, en su opinión ud., cree que eso puede crear un efecto “bola de nieve” si tienes
una sentencia sin posibilidad de evidencia contraria de mala fe emitida por el TPI, se crea el efecto
bola de nieve de que puedes ir contra esa persona con todo -indemnización de perjuicios por daño
emergente, lucro cesante, daño moral--, por todo lo que te hizo perder por el uso de la marca
indebida? Habría que analizar el caso en particular, pero lo que sí hay que tener presente es que son
super estrictos en este tema de los perjuicios, donde habitualmente los clientes te llaman y te dicen
que en determinado caso hay que demandar y pedir perjuicios, porque no puede ser, etc., los
tribunales son super estrictos en este tipo de cuestiones, por lo tanto, si bien uno podría pedir la
nulidad de una marca por mala fe y obtener una sentencia favorable, y después voy a demandar
perjuicios, etc., estos perjuicios deben acreditarse, en cuanto al haberse sufrido, a su monto, etc.,
vimos las reglas para acreditar los perjuicios, no es una cosa fácil. Por lo tanto, si bien podemos
presentar una nulidad y ganar una nulidad en base a mala fe, después dar un segundo paso que es
presentar una acción civil por indemnización de perjuicios, es algo que se debe analizar muy en
detalle y ver que antecedentes tiene el cliente para determinar si efectivamente es dable obtener
perjuicios, y si es dable obtener el monto que se piensa. Por tanto, si bien se puede lo planteado en
la pregunta, hay que tener presente que los tribunales son super reacios y estrictos en esta materia,
de hecho, el profe cree que esta es la materia más compleja en este tipo de casos: acreditar los
perjuicios.
Por ejemplo, en el caso de la Portales, para evitar complejizar el caso, no demandó perjuicios,
dijo “cese en el uso y publique la sentencia” porque con los perjuicios se demoraría más el juicio, será
compleja la obtención de prueba, tal vez se confunda al tribunal y sea peor, etc., por lo que de
momento no demandó perjuicios.
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un plazo de prescripción para deducir la acción, por certeza jurídica; en algunos casos parece injusto,
pero se debe tener certeza jurídica. En este marco la situación marcaria es excepcionalisima, y se
recoge por el convenio de parís, que reconoce esta imprescriptibilidad en casos muy excepcionales,
por tanto, en chile se estimó que si aprobamos el convenio de parís debíamos acogernos a esto
también.
Es una situación muy excepcional, y como tal el profe cree que la intención no es aplicarlo
por analogía a otros casos, sino que a casos muy excepcionales.
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