REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá D.C., 19 DE MAYO DE 2022

Sentencia No. 5388

“Sentencia anticipada”
Proceso de Infracción a Derechos de Propiedad Industrial
Expediente No.: 19-281881
Demandante: BRIDGEWOOD CAPITAL INC.
Demandado: AKMIOS S.A.S. (antes EPK KIDS SMART S.A.S, antes Inversiones Plas S.A.S.).

Se procede a dictar sentencia anticipada en el presente asunto, partiendo para ello de lo señalado en
el numeral 3 del artículo 278 del Código General del Proceso de acuerdo con el cual: “en cualquier
estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes
eventos: (…) 3. Cuando se encuentra probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la
prescripción extintiva y la legitimación en la causa”. Lo anterior, sobre la base de los argumentos que
se expondrán a lo largo de la presente providencia. Téngase en cuenta además que la presente
sentencia se dicta por escrito puesto que el proceso aun no ha pasado a la etapa de práctica de
audiencias.

HECHOS DE LA DEMANDA

De acuerdo con los hechos expuestos en la demanda, la accionante cuenta con diferentes registros
marcarios, los cuales son los siguientes:

Señaló que, en el año 2017, el señor Francisco Hurtado solicitó acciones de cancelación contra
algunos signos de la demandante. Según dijo, prosperaron contra los de la clase 18, 24 y 35. En la
clase 25 solo se restringió a los productos “prendas de vestir”, por lo que esas marcas están
vigentes. Recientemente esa persona ha solicitado la acción de cancelación por no uso contra los
registros de las clases 3, 26 y 41, las cuales están bajo estudio.

Manifestó que su objeto social consiste en ser titular y gestionar activos intangibles, especialmente
de los registros marcarios EPK en Colombia y en otros países, por lo que es la única autorizada para
explotar comercialmente las marcas EPK, de manera directa o a través de terceros. Señaló que
estas marcas identifican prendas de vestir para niños y niñas, pero no lleva a cabo el uso de sus
marcas de manera directa, sino que a través de terceros comercializa las prendas de vestir en varios
países. Dichas prendas se han caracterizado por el buen material empleado, calidad y excelencia.
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Expuso que los signos marcarios referenciados identificaron productos a través Inversiones Plas
S.A.S. (ahora: AKMIOS) hasta septiembre de 2019. Tal sociedad se dedica a comercializar y
distribuir productos textiles. Mencionó que, como costa en declaraciones extra-juicio suscritas por el
representante legal de la sociedad demandante y de la sociedad demandada, en el año 2006 se dio
una relación comercial regida bajo un contrato verbal de licenciamiento de marcas, y desde esa
época la demandada abrió su primera tienda EPK. Sin embargo, como consecuencia de un actuar de
mala fe y alejado de las políticas comerciales que rigen la marca EPK, el 3 de septiembre de 2019 se
envió una comunicación formal a AKMIOS en la que le informó la revocatoria de cualquier
autorización de uso que la misma pudiera ostentar sobre los mencionados signos. Allí se otorgó
además un plazo de 15 días que cesara el uso de la marca.

Explicó que la demandada dio respuesta el 17 de septiembre de 2019 manifestando su intención de

seguir usando los signos EPK, los cuales a la fecha sigue usando
sin autorización. Señaló que la revocatoria de autorización de uso tuvo su origen en el “actuar
malintencionado y contrario a las políticas que rigen el uso de la marca “EPK”, por lo que procedió a
detallar las actuaciones perpetradas por AKMIOS par apropiarse de un activo que no le corresponde.
Dentro del relato realizado señaló que en el acta de asamblea de accionistas de la sociedad
Inversiones Plas (ahora: AKMIOS) inscrita en Cámara de Comercio el 29 de junio de 2017, se
cambió el nombre de la sociedad de Inversiones Plas a EPK Kids Smart S.A.S, lo cual no fue
solicitado a la demandante ni contaba con su autorización. Agregó que el 3 de septiembre de 2020
volvió a cambiar su razón social a AKMIOS S.A.S. Adicionalmente, la demandada se encuentra
comercializando y distribuyendo productos idénticos a los identificados bajo las marcas de la
demandante.

Expuso que los productos objeto de la infracción se comercializan en más de treinta (30) ciudades y
también son distribuidos a través de la página de internet que hasta el año 2017 fue
www.epkshop.com. Según dijo, a partir de ese año Inversiones Plas cambió el nombre de dominio a
www.epk.com haciendo lucir ésta última como la página oficial de venta y promoción de dichos
productos. Dicho cambio no fue comunicado ni autorizado por la demandante.

Manifestó que, en su página oficial en internet www.epkweb.com, aparecen los países que gozan
con almacenes autorizados, dentro de los cuales no se encuentra Colombia. Agregó que desde
septiembre de 2020 la demandante habilitó las ventas en el comercio electrónico con un aliado para
no dejar sin producto el mercado colombiano.

Según se dice en la demanda, la demandada solicitó el depósito de enseñas y nombres comerciales

sin su permiso, que son los siguientes:
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Expuso que lo anterior es una prueba irrefutable de la mala fe de la demandada, pues conocía la
existencia de los signos distintivos de la demandante y se aprovechó de ese trámite expedito y sin
contradicción de la SIC y lograr una apariencia de titular de dichos signos ante terceros. Añadió que
el 5 de septiembre de 2017 se radicaron ante la SIC las solicitudes de revocatoria de “dichos actos”,
pero no prosperaron, por lo que el 12 de octubre de 2017 fueron radicadas acciones de nulidad ante
el Consejo de Estado.

Señaló que el 8 de noviembre de 2018 la demandada solicitó el registro de los siguientes signos:

Frente a estas solicitudes la demandante presentó oposición y dejó presente que la demandada
contaba con autorización para hacer uso de la marca y distribuir productos, pero no para solicitar a
su nombre signos distintivos, por lo que “la existencia de una relación previa, solo dotaba de mala fe
el actuar de Inversiones Plas”.

Agregó que la demandante solicitó el registro de un nuevo logo para la marca “EPK”, bajo el
expediente No. SD2019/0031849, frente a lo que la demandada presentó oposición donde aseguró
que es titular del nombre y enseña comercial “EPK”, y que el uso de esos signos se realiza desde el
año 2006, lo cual le otorga mejores derechos de los que ostenta la demandante quien cuenta con
registro vigentes desde el año 2004. Expresó que la SIC ha afirmado que la demandante es la única
y legítima titular de las marcas “EPK” como se observó en la solicitud de la marca “UPEKKHA”,
donde la demandada se opuso al registro con base en los supuestos derechos que ostentaba sobre
los registros “EPK”, pero la oposición fue declarada como infundada.

Afirmó que el 27 de julio de 2020 Samuel Tcherassi como persona natural, y a pesar del
representante legal de Inversiones Plas, radicó la solicitud del siguiente signo:

Según dijo la demandante, este signo es idéntico a sus marcas e identifica a los mismos productos
que hacen parte de su actividad comercial y, si bien la solicitud fue presentada como persona
natural, es evidente el conocimiento que tiene sobre la marca “EPK” y sobre la titularidad que ostenta
la sociedad accionante. A su juicio, es claro el actuar de mala fe del señor Samuel Tcherassi, “pues
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está solicitando una marca sobre la cual su empresa ostentó una licencia de uso hasta septiembre
de 2019 y sabe que tiene legítimamente un dueño”.

Expresó que el 27 de julio de 2020 Samuel Tcherassi, también como persona natural, solicitó la
cancelación por notoriedad del registro de la marca “EPK” concedida a la demandante en el 2018.
Según la demandante, en el escrito se omite mencionar los registros más antiguos de “EPK” que
fueron solicitados en 2003 y concedidos en 2004 sobre las marcas “EPK” en la Clase 25 que
identifica prendas de vestir desde el año 2003. Sólo refiere la marca “EPK” solicitada en las clases
18 y 25 el 24 de octubre de 2017. Aseguró que con base en los depósitos de nombres y enseñas
comerciales “EPK” es como Samuel Tcherassi fundamentó la solicitud de cancelación para dar
apariencia de titular de signos “EPK”.

Manifestó que ese mismo 27 de julio de 2020, el señor Francisco Hurtado radicó acciones de
cancelación por no uso de las marcas “EPK” en las Clases 3, 26 y 41, “[e]s decir, el mismo 27 de
julio de 2020, le surgió intereses a dos personas, supuestamente desconocidas, de realizar acciones
con el fin de apropiarse de la marca…”. Añadió que durante el año 2019 sociedades y personas
naturales hicieron las siguientes solicitudes:

Expresó que la sociedad Legal Star Inc. se ha encargado de interponer acciones de cancelación por
no uso de la marca “EPK” a nivel internacional y solicitar las marcas en varios países. Según dijo,
recientemente tuvo conocimiento de que a pesar de las similitudes y de no contar con marca, Legal
Star Inc. comercializa prendas de vestir para niños en Colombia. Dicha comercialización está siendo
avalada y promocionada por Inversiones Plas. Señaló que allegó fotografías de las prendas
encontradas en los almacenes de Inversiones Plas ubicados en Armenia y Bogotá y estas se venden
con marcas “EPK” y “EPEKA”, siendo clara la relación que existe entre Inversiones Plas y Legal Star
Inc. Esta última “a pesar de no intentar directamente el registro de las marcas idénticas a las de
Bridgewood en Colombia, si lo está haciendo en otros países, lo que sin duda refuerza el actuar
fraudulento y relación que dicha empresa tiene con Inversiones Plas o sus directivos”.

Manifestó que el 8 de febrero de 2021 se emitieron las decisiones finales dentro de las acciones de
cancelación contra las marcas “EPK” en la clase 25, presentadas por Francisco Hurtado. En primera
instancia la decisión consistió en cancelar parcialmente las marcas “estableciendo que las mismas
solo identificarían ‘prendas de vestir y sombrerería’”. Según dijo, las decisiones del 8 de febrero
confirmaron la de primera instancia.
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Por último, expuso que con las actuaciones que detalló “se está atentando contra la imagen y la
excelente reputación de las marcas EPK, al ofrecer productos falsificados en el mercado, que no
cuenta con las condiciones de calidad y certificación de la empresa. Es decir, habría una indebida
asociación, por parte de los consumidores, entre los productos de deficiente calidad y el producto
original de EPK, así como sus nuevas marcas registradas en Colombia y en el mundo”.

LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

En lo que respecta al tema de interés en esta sentencia, desde la contestación de la demanda

original la sociedad demandada presentó la excepción de prescripción. Para sustentarla adujo que la
demandante afirmó que la terminación del contrato de licencia tuvo lugar en el año 2019, pero eso no
acompasa con lo que ha afirmado en otros procesos, pues en el proceso con radicación No. 17-
374638 indicó que el contrato de licencia había terminado desde mayo de 2017 “y que es a partir de
dicho momento que EPK incurre en las conductas antijurídicas al comercializar productos
identificados con la marca EPK, sin estar autorizado para ello. Es decir que, a partir de dicha fecha,
Bridgewood tuvo conocimiento del hecho que supuestamente EPK comercializaba productos
identificados con la marca EPK con posterioridad a la terminación del Contrato de Licencia” y que la
demandada “no puede negar que ya tenía conocimiento desde mayo de 2017 de los actos que ahora
reprocha”.

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000 “La acción por infracción prescribirá a los
dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso,
a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez".

En relación con la figura de la prescripción, pero especialmente la de interés para este caso, explicó
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial proferida dentro del
proceso 115-IP-2019 que:

“Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el
titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor,
independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o
compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad
industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja)
al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar
la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018”.

En esta misma interpretación prejudicial afirmó que:

“El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la
infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence ese
plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años) cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de
prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción
por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción”.

En este caso, del contenido de la contestación de la demanda se extrae que es la modalidad de

prescripción de dos años la que fue alegada por la parte accionada, lo que impone analizar cuando
la demandante tuvo conocimiento de la conducta que aduce infractora, pues ese es el punto de
partida para el conteo de los dos años. Si la demanda fue presentada después de dicho lapso,
entonces habrá operado la prescripción. Como en efecto ocurrió.

Para explicar lo anterior, es importante comenzar por destacar que de acuerdo con el hecho 2.11 de
la demanda reformada:

“Desde el año 2006, época en la que se abrió la primera tienda EPK, Inversiones Plas contó con
autorización para hacer uso de los signos EPK en Colombia. Sin embargo, como consecuencia de
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un actuar de mala fe y alejado de las políticas comerciales que rigen la marca EPK a nivel
nacional e internacional, el tres (3) de septiembre de 2019 se envió una comunicación formal a
dicha empresa, informando la revocatoria de cualquier autorización de uso que la misma pudiera
ostentar sobre los mencionados signos (…). Dicha carta fue recibida el cuatro (4) de septiembre
de 2019”.

Igualmente, se señala en la página 24 de la demanda reformada que:

“A pesar de la comunicación enviada el tres (3) de septiembre de 2019 y recibida el cuatro (4) de
septiembre del mismo año, a través de cual se manifestaba, no solo la revocatoria de la
autorización de uso de las marcas, sino que se otorgó un tiempo prudencial para que cesara el
uso de los signos, Inversiones Plas continúa haciendo uso de las marcas de mi representada
dentro de su actividad comercial de distribución y venta de prendas para niños y niñas.

La infracción en este caso es clara, pues como ya se dijo si existió una autorización a favor de
Inversiones Plas pero la misma ya cesó, independientemente de las causas que hayan dado
origen a la misma”.

Más adelante, en la página 25 de la demanda reformada, puede leerse lo siguiente:

“Como quedó demostrado en acápites anteriores, Inversiones Plas continúa haciendo uso de los
signos EPK, a pesar de no tener autorización para la mismo, por lo que su actuar ya no se
encuentra amparado por las leyes de propiedad industrial. Así mismo, desde la radicación de la
demanda inicial, no solo existe una constante e ininterrumpida infracción, sino que Inversiones
Plas realiza cada vez más acciones infractoras, con el único objetivo de quedarse con la marca”.

Como puede observarse, en este caso la demandante alega la infracción de sus marcas partiendo
del hecho de que la sociedad accionada contaba con autorización para usarlas, pero dicha
autorización fue revocada en septiembre de 2019, momento desde el cual, conforme a la acusación
planteada, la demandada se convirtió en infractora, pues a partir del momento de la revocación de la
autorización de uso ya su actuar no se encontraba amparado por las leyes de propiedad industrial.

Partiendo de ese contexto, sería sencillo concluir que no ha operado la prescripción pues la
demanda fue presentada el 4 de diciembre de 2019, es decir, tan solo unos meses después de que
la demandada, según se afirma en la demanda, ya no contara con autorización. No obstante, las
pruebas obrantes en el expediente muestran que la presunta infracción en la forma en que fue
alegada se habría cometido desde mucho antes del año 2019, quedando en evidencia que la
presentación de la demanda superó el término de prescripción de dos años previsto en la Decisión
Andina.

Para explicar lo dicho, resulta pertinente comenzar estableciendo que la parte demandada ha
contado con autorización de uso de los derechos marcarios de la demandante. Sobre la existencia
de dicha autorización no se observa controversia entre los vinculados, sino sobre su terminación y lo
que de ella se podría derivar. Por ejemplo, en la página 24 de la demanda reformada, se afirma que:

“Como fue mencionado en el acápite de hechos, la sociedad Inversiones Plas contó con
autorización para hacer uso de los signos EPK en Colombia, sin embargo, debido a las
actuaciones contrarias a los lineamientos que rigen el uso de la marca y las actuaciones
perpetradas de mala fe, a través de las cuales busca obtener la titularidad de los signos EPK o
cuando menos crear una apariencia de titular de dichos signos distintivos, debió revocarse dicha
autorización. A pesar de la comunicación enviada el tres (3) de septiembre de 2019 y recibida el
cuatro (4) de septiembre del mismo año, a través de cual se manifestaba, no solo la
revocatoria de la autorización de uso de las marcas, sino que se otorgó un tiempo prudencial
para que cesara el uso de los signos, Inversiones Plas continúa haciendo uso de las marcas de mi
representada dentro de su actividad comercial de distribución y venta de prendas para niños y
niñas” (Se destaca).
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Por su parte, si observamos la contestación de la demanda reformada, encontramos afirmaciones

como la siguiente:

“En el presente caso, Bridgewood manifestó terminar unilateralmente el contrato de licencia. Sin
embargo, EPK Kids Smart objetó dicha terminación, por lo que existe una contienda (un asunto
sub judice) que conduce a que la terminación no surta efectos hasta tanto no exista un
pronunciamiento judicial que dirima la disputa actualmente existente entre los sujetos
contractuales”.

Con lo que queda claro que, al menos en lo que respecta a que la demandada ha contado con
autorización para el uso de los derechos de propiedad industrial de la demandante, no existe
controversia, pues ambas han aceptado la existencia de un licenciamiento.

Ahora bien, en lo que respecta a la terminación del licenciamiento de uso de las marcas, dentro de
las pruebas documentales allegadas por la propia demandante se pueden apreciar varias que
arrojan información valiosa para determinar que en este caso operó la prescripción:

1. La primera de esas documentales corresponde a una “demanda de oposición” radicada en el

trámite administrativo identificado como SD2018/0090716. En ella, Bridgewood Capital Inc. se opuso
al registro de la marca mixta EPKapital (mixta) en la clase 35 de la Clasificación Internacional de
Niza, la cual, según se menciona allí, fue solicitada por la demandada de este proceso (Documental
obrante a partir de la página 469 del archivo de la demanda original). En este documento puede
leerse lo siguiente:

“2.6. Desde el año 2006, época en la que se abrió la primera tienda EPK en Colombia y hasta
finales del mes de mayo de 2017, entre BCI e I.P. existió un contrato verbal de licenciamiento de
marca (…)”

En el mismo escrito, dentro del acápite denominado “5.4 El signo EPKApital fue solicitado de mala
fe” señaló lo siguiente:

“En el caso en concreto, tal como ha sido demostrado a través del presente escrito de Oposición,
es claro que I.P. pretende perjudicar a BCI, solicitando un registro marcario casi idéntico a las
marcas que BCI tiene bajo su titularidad. Por un lado, es evidente que I.P. conocía previamente de
los signos registrados por BCI y de sus características especiales que los hacen diferenciable en
el mercado, tales como el color de la letra y sus elementos figurativos (una corona sobre la letra
“p”) dado que desde el 2006 hasta mayo del 2017 existió un contrato verbal de
licenciamiento de marca, tal como consta en el material probatorio allegado con este escrito de
oposición. (Se destaca)

2. Otra de las documentales corresponde a una “demanda de oposición” presentada dentro del
trámite administrativo SD2018/0090720. En esta ocasión, Bridgewood Capital Inc. se opuso al
registro de la marca mixta EPKapital (mixta) para distinguir servicios de la clase 36 de la
Clasificación Internacional de Niza, la cual, según se menciona allí, fue solicitada por la demandada
de este proceso (Documental obrante a partir de la página 495 del archivo de la demanda original).
En este documento puede leerse lo siguiente:

“2.6. Desde el año 2006, época en la que se abrió la primera tienda EPK en Colombia y hasta
finales del mes de mayo de 2017, entre BCI e I.P. existió un contrato verbal de licenciamiento de
marca (…)”

En esta misma prueba documental puede observarse, en el acápite denominado “El signo EPKApital
fue solicitado de mala fe”, lo siguiente:

“En el caso en concreto, tal como ha sido demostrado a través del presente escrito de oposición,
es claro que I.P. pretende perjudicar a BCI, solicitando un registro marcario casi idéntico a las
marcas que BCI tiene bajo su titularidad. Por un lado, es evidente que I.P. conocía previamente de
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los signos registrados por BCI y de sus características especiales que los hacen diferenciable en
el mercado, tales como el color de la letra y sus elementos figurativos (una corona sobre la letra
“p”) dado que desde el 2006 hasta mayo del 2017 existió un contrato verbal de
licenciamiento de marca, tal como consta en el material probatorio allegado con este escrito de
oposición. (Se destaca)

Estas pruebas muestran que el supuesto de hecho que sustenta la presunta infracción alegada en la
demanda, esto es, el uso de los derechos de propiedad industrial de la demandante después de la
terminación de la licencia, no tuvieron lugar a partir de septiembre 2019 sino a partir de 2017, puesto
que fue hasta mayo de 2017 que según la misma demandante existió el contrato verbal de
licenciamiento de marca. Así lo ha reconocido la accionante ante otras autoridades como lo dejan ver
las pruebas documentales. Luego el supuesto de infracción alegado en este expediente, y
especialmente su punto de partida, se habría producido justo después de la terminación de la
licencia en mayo de 2017.

Pero además es importante destacar otro hecho relevante que confirma el planteamiento que se está
haciendo en esta sentencia.

De acuerdo con las pruebas documentales allegadas por la parte demandada, el 3 de noviembre de
2017 la sociedad Bridgewood Capital Inc., es decir la demandante en este asunto, presentó una
solicitud de medidas cautelares ante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta fue
tramitada bajo el radicado 17-374638. Así se aprecia en las documentales:

En esta solicitud de medidas cautelares se hace una exposición de hechos que justamente hacen
alusión a la terminación de la licencia de la que gozaba la accionada, así como a la presunta
infracción derivada de no contar con la licencia. A continuación, se transcriben los apartes
pertinentes:

“1.8 Desde el año 2006, época en la que se abrió la primera tienda EPK, hasta finales de mayo de
2017, entre BCI e I.P existió un contrato verbal de licenciamiento de marca (…)”

“1.11 Como consecuencia de algunas diferencias entre I.P. y BCI, dicho contrato verbal de
licenciamiento de marca se dio por terminado por parte de I.P. quien de manera telefónica
manifestó su deseo de no continuar con dicha relación comercial (…)”

“1.14 A pesar de la terminación de la relación comercial, I.P. se encuentra infringiendo los

derechos de propiedad industrial en cabeza de mi representada, pues se tiene prueba del uso
ilegal (quedará demostrado más adelante en el presente escrito, con las pruebas que se aportan)
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que la primera ha venido desplegando en relación con las marcas y nombres de dominio EPK,
propiedad de mi representada”

“1.15 Aunado a lo anterior, I.P se encuentra actualmente comercializando y distribuyendo

productos prácticamente idénticos a aquellos identificados bajo los signos de mi representada,
para efectos de que estos sean comercializados en el territorio colombiano. Peor aún, el producto
mismo está siendo falsificado en aras de reproducir una burda imitación de la ropa referenciada e
identificada con los signos EPK. Siendo así, las marcas titularidad de BCI, descritas en el numeral
1.1., además de contener signos distintivos registrados por mi representada, identifican los
mismos productos”

“1.16 El signo cuya titularidad exclusiva ostenta mi representada, utilizado por la sociedad
infractora, se encuentra siendo reproducido de manera idéntica (…)”

“1.17 Los productos que fabrica, distribuye y comercializa I.P. utilizan las marcas EPK de manera
idéntica, las cuales se encuentran registradas por mi representada (…)”

“1.18 Los productos objeto de la infracción marcaria, fabricados, distribuidos y comercializados por
I.P., son comercializados en 28 ciudades en Colombia, a través de 60 tiendas, pero también
distribuidos por medio de su página de internet”

“1.19 Respecto de la página de internet oficial de Colombia, mientras subsistió la relación

comercial entre BCI e I.P. la misma era www.shopepk.com.co , manejada por I.P., pero una vez
esta sociedad finalizó de manera unilateral el contrato verbal de licenciamiento de marca, cambió
el nombre de dominio a www.epk.com.co , haciendo lucir esta última como la página oficial de
venta y promoción de dichos productos. Esta prueba representa otra clara evidencia del actuar
doloso y premeditado de I.P. para apropiarse de los signos distintivos de BCI, con lo cual de otra
parte deja clara la infracción marcaria que viene implementando I.P.”

“1.20 La página oficial de mi representada es www.epkweb.com, y no solo es el nombre de

dominio oficial, sino que es la manera de re-direccionar a cada uno de los países que gozan con
almacenes autorizados, así:

“1.21 Como puede observar este Despacho, en la actualidad Colombia no se encuentra en el

listado de países, toda vez que al momento de romper relaciones con I.P., ésta perdió toda
autorización no solo para usar las marcas EPK, sino para distribuir sus productos por lo que fue
excluida de la misma. Lo anterior, como consecuencia de la renuencia a adquirir la mercancía por
el canal original y autorizado, siendo así desde mayo de 2017 Colombia ya no aparece en la
página”
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“1.22 No obstante lo anterior, el 23 de junio de 2017 en un desesperado intento por crear una
apariencia de autorizado, cuando para la época ya no lo era, I.P. radicó una solicitud de
inscripción de licencia de uso en todos los expedientes marcarios titularidad de BCI en Colombia
(…)”

“1.23 Como no corresponde al trámite habitual y previamente establecido, conceder licencias con
base en documentos firmados por uno solo de los solicitantes, se requirió a dicha empresa para
que allegara un contrato firmado por las dos partes, BCI como licenciante e I.P. como licenciataria;
requerimiento que esta última no pudo cumplir, toda vez que la relación comercial entre ambas
compañías ya se había dado por terminada (…)”

“1.24 Como consecuencia de los anteriores eventos, BCI se vio en la necesidad de radicar en
cada uno de sus expedientes marcarios, un aviso de advertencia para la Superintendencia, donde
se establece que es directamente BCI quien puede llevar a cabo cualquier solicitud de afectación
sobre sus registros y que aunado a esto, a la fecha no contaba con licenciatarios en Colombia”

“1.31 Como se dijo anteriormente, si bien es cierto que desde mayo de 2017 se finalizó la relación
existente en BCI e IP, debemos recalcar que dicha terminación no se realizó de manera formal
pues lo que sucedió fue un cese de compras y la relación comercial por parte de IP respecto al
dueño de la marca en este caso BCI.

“1.32 El rompimiento de las relaciones comerciales se originó en una manifestación unilateral del
representante legal de I.P., de no seguir con el licenciamiento de las marcas en Colombia ni
efectuar el pago de las órdenes de compra que había hecho a la sociedad OHANASIA LTD, sobre
las colecciones Bahamas (primavera-verano 2017) y Perú (otoño-invierno 2017). Sin perjuicio de
esto, es evidente que lo anterior no ha sido un impedimento para que dicha empresa obtenga y
comercialice supuestas prendas y accesorios de la marca EPK”.

Estos, entre otros hechos, fueron usados por la ahora demandante para sustentar diferentes
peticiones. Entre ellas, que se ordenara a la demandada:

“(…) el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción de derechos marcarios, llevados
a cabo por Inversiones Plas S.A. (ahora ‘EPK Kids Smart S.A.S.’), a través de los
establecimientos de comercio de esta sociedad. Se debe entender por actos que constituyen la
infracción: la fabricación, importación, distribución y/o comercialización de cualquier producto
identificado con los signos EPK. Estos actos de fabricación, importación, distribución y/o
comercialización, infringen los derechos de exclusividad que recaen sobre los signos distintivos
descritos en el numeral 1.1. del acápite de hechos de este escrito y que la sociedad Bridgewood
Capital, Inc está llamada a defender como titular exclusiva de estos”

A partir de lo que Bridgewood Capital Inc expuso en la solicitud de medidas cautelares tramitada bajo
el expediente con radicado 17-374638 hay dos cosas que, a juicio de este Despacho, quedan
suficientemente claras:

En primer lugar, debemos recordar que el supuesto de hecho que sustenta la acusación en este
proceso parte de que el licenciamiento de las marcas a favor de la demandada, que comenzó en
2006, finalizó en septiembre 2019. Bajo el planteamiento hecho en la demanda, es a partir de ahí
que comienza a cometerse la infracción pues la demandada ya no contaba con la autorización
necesaria para hacer uso de los signos. Sin embargo, ese supuesto de hecho que sustenta la
acusación fue desvirtuado en este proceso. Ello es así debido a que las pruebas dan cuenta de que
la finalización de esa relación de licenciamiento, bajo el propio dicho de la demandante, en realidad
tuvo lugar en mayo de 2017.De tal aspecto no deja duda, no solo lo dicho en las demandas de
oposición a las que antes se hizo referencia, sino que especialmente lo confirman los hechos
expuestos para sustentar las medidas cautelares presentadas ante esta misma Delegatura en
noviembre de 2017. Allí se aseguró en varias ocasiones que el licenciamiento que nació en 2006,
que valga destacarlo es el mismo de este proceso, llegó a su fin en mayo de 2017.
 SENTENCIA 5388 DE 2022 Hoja N°. 11

En segundo lugar, que el hecho configurativo de la infracción, esto es, el uso no autorizado de las
marcas con posterioridad a la terminación de la licencia, ya había sido puesto de presente por la
demandante ante esta autoridad jurisdiccional desde noviembre de 2017. Es decir que la presunta
infracción de sus derechos ya había sido objeto de reclamo ante la autoridad, lo que indica que ya en
noviembre de 2017 la demandante afirmaba ante una instancia jurisdiccional que existía la infracción
ejecutada por parte de la accionada. Pero además nótese que dicho reclamo judicial se hizo por
exacto supuesto de hecho, es decir, porque a su juicio se había terminado el licenciamiento y a
pesar de eso la demandada había continuado haciendo uso de las marcas. Se trata pues de la
misma infracción en ambos trámites, aunque en momentos distintos del tiempo, sólo que en 2017 la
demandante no pasó de presentar la solicitud de medidas cautelares pues lo cierto es que la
demanda solo se presentó hasta el 4 de diciembre de 2019.

Así las cosas, veamos como en este caso se configuró la prescripción. Para ello recordemos que el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial proferida dentro del
proceso 115-IP-2019 explicó lo siguiente:

“Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el
titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor,
independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o
compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad
industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja)
al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar
la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018”.

Es decir que al margen de si el acto infractor se prolonga en el tiempo, lo que determina el punto de
partida para el cómputo del término de prescripción es el momento en que el titular conoció que se
comenzó a cometer la infracción. En nuestro caso, resulta claro que la infracción por la que aquí se
demanda fue conocida por la demandante desde 2017. Esto por cuanto, como ya se ha explicado, la
infracción por la que se demanda consiste en el presunto uso de las marcas de la demandante con
posterioridad a la terminación del licenciamiento. En tal sentido, dado que quedó evidenciado que, de
haber ocurrido esa terminación, ella en realidad se produjo en mayo de 2017, esto significa que a
partir de junio de 2017 la accionante estaba en posibilidad de presentar la demandada para proteger
sus derechos de propiedad industrial frente a la presunta infracción, pues desde ese mismo
momento en que, como parte dentro del contrato, tiene conciencia de su terminación, se entiende
que estuvo enterada de que comenzó a cometerse la infracción derivada del uso de los signos sin
autorización que es lo que se acusa en este proceso.

Pese a ello, las pruebas muestran que se activó el aparato jurisdiccional en noviembre de 2017, pero
no pasó de ser una solicitud de medidas cautelares que no tiene la virtud de interrumpir el término de
prescripción. Mientras que la demanda, que en los términos del art. 94 C.G.P. si lo interrumpe, fue
presentada hasta el 4 de diciembre de 2019, momento para el cual habían transcurrido los dos años
establecidos en el art. 244 de la Decisión 486 de 2000, pues el plazo fenecía como mucho en junio
de 2019. Sobre esta base, es claro que en este caso operó la prescripción.

Las anteriores conclusiones no cambian por lo dicho por la demandante al pronunciarse sobre la
excepción de prescripción. Según ella:

“La terminación de la licencia de uso de marca fue enviado a EPK Smart Kids S.A.S., el día tres
de septiembre de 2019.

Para el 25 de mayo mi representada fue enterada de que la actora estaba vendiendo prendas con
la marca de mala calidad, maquiladas y sin estar en colecciones, pues antes no había tenido
reclamo alguno de terceros, como hoy día ocurre.

En este contexto, la prescripción de las conductas de infracción marcaria reprochadas tienen dos
hechos generadores, las quejas y reclamos de terceros y denuncias en curso, puestos en nuestro
conocimiento y la terminación de la licencia expresa.
 SENTENCIA 5388 DE 2022 Hoja N°. 12

Esto nos lleva a determinar que las dos causales de infracción marcaria invocadas están vigentes,
en términos y consecuentemente debe llamarse al fracaso de la excepción”

Como se observa, la demandante pretende desvirtuar la configuración de la prescripción aduciendo

la existencia de quejas y reclamos de parte de terceros de los que se enteró en mayo de 2019 y que
finalmente la llevaron a manifestarle formalmente a la demandada sobre la terminación de la licencia
en septiembre del mismo año. Sin embargo, aun partiendo del hecho de que sea cierta la existencia
de esos reclamos y de la manifestación formal de terminación en septiembre de 2019, eso no cambia
el hecho de que la misma demandante ha reconocido, en diferentes instancias, que en realidad la
terminación de la relación de licencia tuvo lugar en mayo de 2017, punto determinante para el
cómputo de la prescripción por ser el punto de partida de la comisión y el enteramiento de la
infracción.

Siguiendo esta idea, debe quedar sentado que esa manifestación unilateral de terminación de la
licencia hecha en 2019 no revive el término de prescripción, pues, se insiste, está demostrado que
los hechos relevantes son de 2017, año en el que incluso la demandante acudió ante la jurisdicción
argumentando la comisión de la infracción, pero sin tener la diligencia de presentar la demanda que
es el acto procesal con la capacidad de interrumpir la prescripción, lo que sólo hizo hasta 2019 en un
punto en el que los dos años de plazo para presentar la demanda otorgados por la norma
comunitaria ya se habían extinguido.
Es importante dejar claro también que resulta irrelevante que, dentro de las excepciones propuestas
al ser contestada la demanda, se afirme que la terminación del contrato de licencia no se ha
producido todavía. Tal debate no descarta todo lo expuesto a esta altura de la providencia, pues lo
verdaderamente relevante para efectos del estudio de la prescripción, al menos en este caso, son
dos cosas:

1. El contenido de la acusación formulada en la demanda: que en este caso consiste en que el

comportamiento infractor, desde el punto de vista de la demandante, se produjo debido a que la
licencia finalizó y a pesar de eso la demandada continuó usando las marcas. De manera que es ese
comportamiento por el que se demandó y es entonces en relación con esa concreta acusación que
tiene que ser analizada la configuración del fenómeno prescriptivo, tal como se hizo a lo largo de
esta decisión en la que, siguiendo el contenido de la acusación, se encontró como momento de
terminación de la licencia una fecha distinta a la señalada en la demanda.

2. Que la parte demandada haya alegado la prescripción: pues este es uno de esos mecanismos
de defensa contemplado por la norma procesal que requiere alegación de parte (Art. 282 C.G.P.).

Así las cosas, se declarará probada la excepción de prescripción y se condenará en costas a la parte
demandante.

Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 del Código General del
Proceso, este Despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del
proceso a cargo de la demandante. Para esto se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PSAA 16-10554. Específicamente se dará
aplicación al art. 5 numeral 1 que se refiere a procesos declarativos tramitados en primera instancia.
De acuerdo con dicha norma, en los procesos que carezcan de pretensiones pecuniarias se fijan
agencias entre 1 y 10 SMMLV. Así, se reconocerá a favor de la demandada el equivalente a 5
SMMLV. En esa medida, las agencias en derecho ascienden a la suma de cinco millones de pesos
($5.000.000).

En mérito de lo expuesto, el Asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la

Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas
por el Código General del proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley,
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RESUELVE:

PRIMERO: Declarar probada la excepción de prescripción por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas a BRIDGEWOOD CAPITAL, INC. Para tal efecto se fija por
concepto de agencias en derecho la suma equivalente a 5 SMMLV, esto es, la suma de cinco
millones de pesos ($5.000.000), que deberá pagar a favor de AKMIOS S.A.S.

NOTIFÍQUESE,

El Asesor Asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales,

Firmado digitalmente por:

JOSE FERNANDO
SANDOVAL GUTIERREZ
Fecha: 2022.05.19
FRM_SUPER 18:58:00 COT
Razón: Delegatura
Asuntos Jurisdiccionales
Ubicación: Bogotá,
Colombia

JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales

Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad
Industrial

De conformidad con lo establecido en el artículo 295

del C.G.P., la presente sentencia se notificó por

Estado No. 91
De fecha: 20/05/2021