Marcas Mercosur
Marcas Mercosur
Marcas Mercosur
1. La economa globalizada.
Durante las ltimas dcadas del siglo XX y en las postrimeras del siglo XXI,
la historia humana ha vivido una etapa sin precedentes, de cambios acelerados,
entre los cuales tal vez el ms asombroso es la velocidad con la que nos dirigimos
hacia una economa globalizada.
La tcnica utilizada por los pases del Grupo Andino (integrado por Bolivia,
Colombia, Ecuador, Per y Venezuela) para realizar la unificacin de las normas
sobre propiedad industrial difiere de la empleada en la Comunidad Europea.
Unicamente nos ocuparemos del tema marcario, tal como lo hemos hecho al
referirnos a la Unin Europea.
En el inciso 7 del citado artculo se determina que cada una de las Partes
estipular que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duracin de
diez aos y la posibilidad de su renovacin indefinida.
4. Las marcas en el Mercosur.
El art. 5.1 del Protocolo establece: "Los Estados Partes reconocern como
marca para efectos de su registro cualquier signo que sea susceptible de distinguir
en el comercio productos y servicios". El art. 5.2 agrega que: "Cualquier Estado
Parte podr exigir, como condicin de registro, que el signo sea visualmente
perceptible".
El art. 5.3 exige a los Estados Partes a proteger las marcas de servicio y a
las marcas colectivas, y los faculta a tutelar las marcas de certificacin. Tratndose
de servicios, la marca cumple su funcin esencial al ser colocada en los lugares
donde ellos son prestados, o sobre elementos vinculados con tales servicios
(mens, servilletas, toallas, uniformes, papelera).
El art. 6.1 del Protocolo efecta una enumeracin no taxativa de los signos
que pueden ser registrados como marcas: "palabras de fantasa, nombres,
seudnimos, lemas comerciales, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos,
etiquetas, escudos, estampas, orlas, lneas y franjas, combinaciones y disposiciones
de colores, y la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos, o de
los medios o locales de expendio de los productos o servicios". Resulta interesante
destacar la inclusin de "los medios o locales de expendio de los productos o
servicios", ya que los mismos no estn incorporados en la legislacin de los Estados
Partes (aunque tampoco estn expresamente excluidos). En algunos pases, como
en los EE.UU., es usual ver negocios que, adems de ser distinguidos por sus
nombres comerciales y por sus marcas, se caracterizan tambin por utilizar una
misma forma de edificio, con un mismo y especial aspecto exterior e interior,
cualquiera sea su ubicacin geogrfica. Se trata del denominado "estilo comercial"
de especial relevancia en el contrato de franquicia o franchising, entre cuyos rasgos
particulares se encuentra la uniformidad de actuacin de los franquiciados (v.gr.
forma y decoracin del edificio, nivel de atencin, estilo para la prestacin del
servicio, elaboracin de comidas, etc.), a los efectos de ofrecer y repetir el negocio
exitoso que constituye el objetivo de este contrato.
6. Signos no registrables.
El Protocolo enuncia, en su art. 9, un conjunto de signos irregistrables que
coincide, en principio, con aquellos ya declarados irregistrables por las legislaciones
de los Estados Partes: "signos descriptivos o genricamente empleados para
designar los productos o servicios o tipos de productos o servicios que la marca
distingue, o que constituya indicacin de procedencia o denominacin de origen"
(art. 9.1); "signos engaosos, contrarios a la moral o al orden pblico, ofensivos a
las personas vivas o muertas o a los credos; constituidos por smbolos nacionales
de cualquier pas; susceptibles de sugerir falsamente vinculacin con personas
vivas o muertas o con smbolos nacionales de cualquier pas, o atentatorios de su
valor o respetabilidad" (art. 9.2); "signo que imite o reproduzca, en todo o en
parte, una marca que el solicitante evidentemente no poda desconocer como
perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquiera de los Estados
Partes y susceptible de causar confusin o asociacin" (art. 9.4).
7. Marcas de hecho.
Los cuatro Estados Partes, si bien han adoptado el sistema atributivo (donde
el derecho de exclusividad sobre la marca se obtiene con su registro) han
reconocido a la vez derechos a los signos usados como marca sin previa registra-
cin. En determinadas circunstancias se concede proteccin a esta clase de marcas,
cuando se est en presencia de un uso pacfico, pblico y continuado, ejercido
durante un tiempo suficientemente prolongado, de manera que el signo haya
adquirido difusin y el interesado haya obtenido una clientela considerable (10).
Estimamos por lo expuesto, que el plazo mnimo de seis meses consagrado por el
Protocolo para que el usuario de una marca no inscripta prevalezca en el orden de
prelacin para obtener el registro sobre un tercero, es un plazo exiguo.
8. Marcas notorias.
"Marca notoria es aquella que es conocida por casi la totalidad del pblico,
consumidores o no, como identificando un producto determinado" (11).
Observamos aqu los dos requisitos para que una marca pueda adquirir la
calidad de notoria.
El art. 9.5 del Protocolo se refiere a las marcas notorias, y expresa que para
determinar la notoriedad "se tomar en cuenta el conocimiento del signo en el
sector del mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que
se reclama la proteccin, adquirido por el efecto de una publicidad del signo".
Otamendi (13) justifica este criterio, alegando que "es recin cuando una
marca es notoria localmente, que se piensa en la exportacin, en la conquista del
mercado internacional y en usar esa marca en l. Es en ese momento que se debe
proteger la marca, de no ser as un tercero podra fcilmente registrar o usar
marcas notorias de cualquier pas y luego impedir que el verdadero producto entre
con su marca original a ese pas".
Resulta claro que la marca notoria debe ser protegida por su carcter de tal,
independientemente que distinga productos de naturaleza idntica, similar o
distinta. Este amparo se fundamenta en la proteccin del poder distintivo de la
marca, con el objeto de evitar su dilucin.
La marca logra su funcin de tal en virtud del derecho exclusivo que goza su
titular respecto de su uso (15).
El art. 15.1 determina que "la autoridad nacional competente podr cancelar
el registro de una marca cuando sta no se hubiese usado en ninguno de los
Estados Partes durante los cinco aos precedentes a la fecha en que se inicie la
accin de cancelacin". Aracama Zorraqun (20) sostiene al respecto que debera
cambiarse la palabra "durante" por la palabra "dentro", cuando se menciona el uso
de la marca en los cinco aos anteriores a la demanda de caducidad, pues la voz
"durante" implica un uso continuado del signo, mientras que la voz "dentro"
permite interpretar que el uso no necesariamente debe ser continuo, sino que
puede haberse interrumpido en algn momento en el plazo mencionado (21).
El mismo art. 15.1 establece que el lapso de cinco aos se computan "desde
la fecha de registro de la marca".
El art. 14.1 del Protocolo prev que las autoridades competentes de cada
Estado Parte declaren la nulidad del registro de la marca "si se efectu en
contravencin con alguna de las prohibiciones previstas en los artculos 8 y 9".
Recordamos que el art. 8 regula el tema de la prelacin para el registro de una
marca y el art. 9 se refiere a las marcas irregistrables.
El art. 17 del Protocolo establece una obligacin para los Estados Partes para
implementar un procedimiento administrativo de oposicin a las solicitudes de
marcas y de nulidad de registro. El primer procedimiento ya se encuentra
incorporado en la legislacin argentina (art. 13). En relacin al segundo
procedimiento, Aracama Zorraqun expresa que "el procedimiento administrativo de
nulidad de registro contradice lo dispuesto por dicha ley (Ley de Marcas argentina)
y a la tradicin argentina de que las nulidades de registros marcarios y de
solicitudes de marca sean dirimidas por va judicial. La ltima parte del artculo
debera enmendarse agregando despus de procedimiento administrativo, la
palabra "o judicial"" (23). Mientras el art. 17 no sea modificado, los Estados Partes
debern acatar lo all dispuesto, introduciendo en sus respectivas legislaciones un
procedimiento administrativo de nulidad de registro.
14. Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.
En esta materia, el art. 36, primera parte del TCE establece como excepcin
la posibilidad de fijar prohibiciones o restricciones a la importacin, exportacin o
trnsito que estn justificadas, entre otras causas, por la proteccin de la propiedad
industrial y comercial. Si las restricciones impuestas no estn justificadas por la
proteccin concreta del derecho intelectual implicado (el derecho marcario entre
otros) no se produce el presupuesto de hecho de la excepcin y se aplica, en
consecuencia, la regla general de la libre circulacin de mercaderas prevista en los
arts. 30 a 34 del TCE. El art. 36, segunda parte del TCE agrega que tales
prohibiciones o restricciones no deben constituir un medio de discriminacin
arbitraria o una restriccin encubierta del comercio entre los Estados Miembros. En
tales circunstancias, se aplica nuevamente el criterio general de la libre circulacin
de mercaderas.
Las normas de competencia afectan los derechos del titular de una marca si
se produce alguno de los presupuestos prohibidos por los arts. 85 y 86 del TCE
(26).
Muchas han sido las crticas que se efectuaron contra este fallo, entre ellas,
que si las importaciones son permitidas bajo estas condiciones, los consumidores
sufrirn confusiones acerca del origen del producto y del sujeto responsable por la
calidad del mismo.
Otamendi (28) manifiesta que "la consecuencia de este fallo ser que ambos
titulares sern daados por la coexistencia en su propio mercado de otra marca
idntica para distinguir el mismo producto. El dao es el clsico, la prdida de
clientes que, confundidos compran un producto por otro. O bien cuando encuentran
en el otro producto una inferior calidad y dejan esa marca por otra. No slo el
titular de la marca puede ser perjudicado; el consumidor tambin lo ser puesto
que confundido, comprar un producto que no era el que buscaba. Por otro lado, es
injusto que el importador del producto aproveche y se beneficie de la publicidad
que el vendedor local efecta para la misma marca. Segn nuestro criterio, el fallo
aboli lo que el derecho de marcas intenta proteger: el inters del titular y el del
consumidor".
GMBH" -15/06/76-
Hechos: EMI, titular de la marca "Columbia" en todos los pases del Mercado
Comn, intent evitar que CBS, titular de la misma marca en los Estados Unidos de
Amrica y en otros pases, comercializara productos de esa marca dentro del
Mercado Comn.
a) la marca debe constituir la garanta de que todos los productos revestidos con la
misma han sido elaborados bajo el control de una empresa a quien se le atribuye la
responsabilidad de su calidad;
-23/05/78-
15. Conclusiones.
Durante el transcurso de los ltimos aos, hemos sido testigos de un
proceso que conduce a una creciente internacionalizacin del derecho comercial, a
travs de acuerdos internacionales y leyes uniformes. Diferentes acontecimientos
estn contribuyendo a la evolucin de la ley domstica hacia lo internacional: el
desarrollo del comercio internacional, la revolucin de las comunicaciones, el
avance tecnolgico, la mayor integracin e interdependencia de los mercados, los
movimientos de integracin regional, el surgimiento de la Organizacin Mundial del
Comercio (OMC) encargada de velar por el cumplimiento y la aplicacin de los
resultados logrados en la ronda de negociaciones del GATT.
En este sentido expresa Etcheverry (29) que "dentro del proceso general de
globalizacin de los acontecimientos del mundo, el comercio tambin se ha
globalizado ahora como nunca antes. Porque las naciones industrializadas
entienden que su propio comercio no debe tener lmites y que cuanto ms grande
sea su mercado, ms exitosa y prspera ser su economa...
Bibliografa.
(1) Sherwood, Robert M.: "Propiedad intelectual y desarrollo econmico". Pgs.
18 y 185. Heliasta. 1992.
(6) Para mayor detalles sobre el concepto y funciones de las marcas, ver
Mitelman, Carlos Octavio: "Las marcas. Rgimen legal en la Repblica
Argentina". Aplicacin Profesional N 14. Pgs. 43 a 45. Aplicacin Tributaria. 1997.
c/ Polo Medicina Integral" La Ley 1991-E-26. Este criterio tambin haba sido
adoptado en "Gruner + Jahr AG & Co. c/ Ladefa S.A.C.I." (17/12/82); "Chaussures
Bally Sociedad Annima de Fabricacin c/ Rallys Angel Demetrio Pliayzet"
(26/06/84); "Matafuegos Drago S.A. c/ Callari, Rodrguez y otros" (09/10/87).
(11) Otamendi, Jorge: "La marca notoria". La Ley 1975-A-1261.
(13) Otamendi, Jorge: "La marca notoria". Ob. citada. Pg. 1266.
(14) Otamendi, Jorge: "La marca notoria". Ob. citada. Pg. 1268.
(16) Burst J. J., citado por Witthaus, Mnica - Goupil, Michele: "El derecho de
propiedad industrial comunitario en el Mercosur: los primeros pasos". Revista de
Derecho Privado y Comunitario. Tomo 10. Pg. 440. Rubinzal-Culzoni. 1996.
(22) El fallo "Fromageries Bel S.A. c/ Ivaldi, Enrique" es el leading case en relacin
a este tema" La Ley T. 107-67 y T. 110-471.
(24) Bertone, Luis Eduardo - Cabanellas (h.), Guillermo: "Las marcas como
barreras al comercio internacional". Revista del Derecho Bancario y de la Actividad
Financiera. Ao 2. Enero-Febrero 1992. N 7. Pgs. 15-16. Depalma.
2009 Todos los Derechos Reservados Obligado & Cia. Abogados Agentes de la
Propiedad Industrial