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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIN N 1283-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N 312533-2007
SOLICITANTE :
DISTRIBUIDORA RANCES S.A.C.
OPOSITORA
GLORIA S.A.
Notoriedad de una marca: Acreditada Riesgo de confusin, asociacin,

aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilucin de su fuerza
distintiva entre signos que distinguen productos de las clases 28 y 29 de
la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, nueve de junio de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de abril de 2007, Distribuidora Rances S.A.C. (Per) solicit el
registro de la marca de producto constituida por la denominacin GLORIA
escrita en letras caractersticas (sin reivindicar colores), conforme al modelo,
para distinguir juguetes, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 9 de julio de 2007, Gloria S.A. formul oposicin al registro del signo
solicitado sealando que:
- Es titular de diversas marcas en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial,
dentro de las cuales se encuentra la marca GLORIA que goza de la
calidad de marca notoriamente conocida.
- El prestigio empresarial de su firma, a lo largo de los aos, se encuentra
representado con su marca GLORIA, que no slo constituye una marca
debidamente registrada y empleada de modo reiterativo en la mayora
de sus productos, sino que es el nombre comercial del grupo
empresarial Gloria S.A.
- Dada la notoriedad de la marca GLORIA, en el presente caso debe
inaplicarse el principio de especialidad, ya que el hecho de que el signo
solicitado pretenda distinguir productos de la clase 28 de la
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Nomenclatura Oficial no desvirta la confusin a la que se vern

inducidos los consumidoresn en el caso de encontrarse con ambas
marcas en el mercado.
Adems, su empresa utiliza diversos productos de la clase 28 de la
Nomenclatura Oficial como merchandising, los cuales son distribuidos
entre el pblico consumidor.
Invoca la aplicacin de los artculos 228 y 136 inciso a) de la Decisin
486.
Mediante provedo de fecha 11 de setiembre de 2007, la Oficina de Signos

Distintivos dej constancia de que el solicitante no cumpli con absolver el
traslado de la oposicin.
Mediante Resolucin N 16846-2007/OSD-INDECOPI de fecha 10 de octubre
de 2007, la Oficina de Signos Distintivos declar infundada la oposicin
formulada y otorg el registro del signo solicitado. Consider lo siguiente:
a) Notoriedad de la marca GLORIA
- En el presente caso, se ha podido verificar que la empresa opositora se
ha limitado a alegar que su marca GLORIA es notoria, sin que a la fecha
haya presentado medios probatorios que acrediten tal hecho.
- En tal sentido, al no haberse acreditado la notoriedad de la marca
GLORIA, sta no resulta merecedora de la proteccin especial que la
Ley brinda a este tipo especial de marca, no siendo de aplicacin la
prohibicin contenida en el artculo 136 inciso h) de la Decisin 486, ni
las disposiciones del artculo 187 del Decreto Legislativo N 823.
b) Riesgo de confusin
- La opositora considera que el signo solicitado es semejante al grado de
causar riesgo de confusin a las marcas GLORIA registradas a su favor
en la clase 29 de la Clasificacin Internacional (Certificados N 80657,
80568, 13243, 87430, 92609, 96719, 108660, 108661, 109056, 109057,
109216, 112355, 112600).
- La clase 29 de la Nomenclatura Oficial comprende esencialmente
productos alimenticios de origen animal, as como las legumbres y otros
productos hortcolas comestibles preparados para el consumo o la
conservacin; mientras que la clase 28 de la Nomenclatura Oficial
comprende esencialmente juegos o juguetes.
- Es as que, en el presente caso, se advierte que dichos productos no
guardan vinculacin con aquellos que pretende distinguir el signo
solicitado, ya que la naturaleza, los canales de comercializacin y la
finalidad en uno y otro caso son distintos.
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Si bien existe semejanza entre los signos en cuestin, dada la ausencia

de vinculacin entre los productos a distinguir, el registro del signo
solicitado no causara riesgo de confusin en el pblico consumidor.
c) Examen de registrabilidad
- El signo solicitado cumple con ser distintivo y susceptible de
representacin grfica y se encuentra fuera de las prohibiciones de
registro establecidas en los artculos 135, 136 y 137 de la Decisin 486.
Con fecha 29 de octubre de 2007, Gloria S.A. interpuso recurso de
reconsideracin adjuntando diversos medios probatorios a fin de acreditar la
notoriedad de la marca GLORIA.
Mediante Memorandum N 3203-2008/DSD-Com de fecha 2 de setiembre de
2008, la Comisin de Signos Distintivos requiri a la Gerencia de Estudios
Econmicos que emita un informe sobre la siguiente documentacin
presentada por Gloria S.A.: i) estudios de mercado denominados Recordacin
y preferencia de marcas - Categora de leches elaborado por Arellano
Marketing, ii) reportes de Participacin de marcas segn volumen comprado,
elaborado por Latinpanel Per S.A., iii) afiches publicitarios de la marca
GLORIA y, iv) el Informe de Auditora de Productos para el caso de la leche,
elaborado por la Corporacin de Compaas de Research CCR Audit.
Mediante Informe N 108-2008/GEE de fecha 18 de setiembre de 2008, la
Gerencia de Estudios Econmicos seal lo siguiente:
- El estudio de mercado Recordacin y preferencias de marcas ha sido
realizado por la empresa Arellano Marketing. Segn la ficha tcnica se
basa en una encuesta realizada a hogares en zonas urbanas de Lima,
Trujillo, Arequipa y Huancayo. El trabajo de campo se realiz del 29 de
abril al 2 de mayo de 2008.
- Adems, se menciona que el pblico objetivo fueron hombres y mujeres
de 18 a 65 aos de edad de los niveles socioeconmicos A2, B, C y D.
Al respecto, no se hace mayor precisin acerca de cules son los
criterios para la construccin de niveles socioeconmicos.
- La documentacin presentada estara relacionada con el sector
pertinente definido bajo un enfoque de demanda; es decir, en aspectos
que definen la conducta del consumidor de leche.
- El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente,
requiere una cuantificacin a partir de la evaluacin del conocimiento de
una marca, el cual se obtiene a partir de una encuesta. Dicho
instrumento analiza el conocimiento espontneo en el que se pregunta a
los consumidores qu marcas conocen, as como el conocimiento
3-44

asistido, en el que se presenta una lista de marcas y se pide al

consumidor que seale las que conoce. Adems, el Tribunal Andino
seala que el conocimiento del mercado debe poseer un umbral relativo
de tal forma que, no podra aceptarse un porcentaje menor al 60%.
- La ficha tcnica de los estudios de mercado suministrados por los
responsables de la marca GLORIA, mencionan la ficha tcnica de
recoleccin de la informacin, pblico objetivo, mbito, tamao y
distribucin de la muestra, mtodo de muestreo, error muestral y
supervisin del trabajo de campo.
- Al respecto, cabe precisar que la documentacin se ha presentado bajo
la forma de reporte de resultados, expresados en frecuencias relativas
(porcentajes). Sin embargo, para una evaluacin acerca de la validez de
los resultados del trabajo de campo, esta Gerencia recomienda solicitar,
adicionalmente, la siguiente documentacin:
Diseo de la muestra.
Informe acerca de la tasa de no respuesta.
Informe de campo.
Tratamiento de los datos.
- A opinin de esta Gerencia, la documentacin tcnica de los estudios de
mercado requiere mayor sustento a fin de aceptar los resultados
estadsticos como valederos. De lo contrario, los resultados podran
resultar sesgados al no satisfacer criterios estadsticos mnimos de
validacin de datos.
- Asimismo, se sugiere que los documentos Participacin de las marcas
en el volumen comprado, e Informe de Auditora del Producto sean
acompaados de notas tcnicas y metodolgicas acerca del cmo ha
sido recopilada la informacin presentada.
Conclusiones y recomendaciones:
En los estudios de mercado, que parten del levantamiento de
encuestas a consumidores, es de suma importancia la
presentacin de la ficha tcnica del estudio en la que se
especifique el universo considerado, el tipo de muestreo utilizado,
el tamao de muestra encuestada, las fechas y lugares de
recoleccin de datos, entre otros.
A fin de realizar un anlisis exhaustivo y especfico acerca del
conocimiento y posicionamiento de la marca en los consumidores,
se recomienda que los estudios de mercado presenten
documentacin adicional como el diseo muestral, informe de
campo, as como la tasa de no respuesta y el anlisis estadstico
de los datos. De lo contrario, los resultados podran resultar
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sesgados al no satisfacer criterios estadsticos mnimos de

validacin de datos.
Mediante Resolucin N 1469-2009/CSD-INDECOPI de fecha 12 de junio de
2009, la Comisin de Signos Distintivos declar infundado el recurso de
reconsideracin interpuesto. Consider que los medios probatorios
presentados por la opositora no han desvirtuado los argumentos de la
resolucin recurrida.
Con fecha 16 de julio de 2008, Gloria S.A. interpuso recurso de apelacin
reiterando sus argumentos respecto a que: i) la marca GLORIA goza de la
calidad de notoriamente conocida, tal como lo acredita con los documentos que
adjunta, ii) el signo solicitado es confundible con la marca notoria GLORIA y, iii)
los productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial que el signo solicitado
pretende distinguir son productos que se utilizan en el merchandising de los
productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. Precis que la Comisin
no ha tenido en consideracin hechos evidentes del propio mercado y el
carcter pblico de una historia de xito, la cual se inici el 5 de febrero de
1941.
Con fecha 26 de noviembre de 2009, Gloria S.A. adjunt nuevos medios
probatorios a fin de acreditar la notoriedad de la marca GLORIA.
Solicit el uso de la palabra.
Mediante provedo de fecha 25 de enero de 2010, la Secretara Tcnica de la
Sala de Propiedad Intelectual comunic a las partes que los Vocales de la Sala
concedieron el uso de la palabra solicitado.
Con fecha 12 de mayo de 2010, se llev a cabo el informe oral, dejndose
constancia de la inasistencia de la solicitante.
II. CUESTIN EN DISCUSIN
La Sala de Propiedad Intelectual deber determinar:
a) Si la marca GLORIA de Gloria S.A. tiene la calidad de notoria.
b) De ser el caso, si el signo solicitado GLORIA y diseo se encuentra incurso
en la causal de prohibicin establecida en el artculo 136 inciso h) de la
Decisin 486.
5-44

III. ANLISIS DE LA CUESTIN EN DISCUSIN

1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Gloria S.A. (Per) es titular de las siguientes marcas en la
clase 29 de la Nomenclatura Oficial:
MARCA
PRODUCTOS
CERTIFICADO
VIGENCIA
GLORIA
Leche, yogurt, y productos

lcteos
Carne, pescado, aves y caza;
extractos de carne; frutas y
legumbres en conserva, secas
y cocidas; jaleas, mermeladas;
huevos,
leche
y
otros
productos lcteos; aceites y
grasas
comestibles;
conservas, encurtidos
y cocidas; jaleas, mermeladas;
huevos,
leche
y
otros
grasas
comestibles;
conservas, encurtidos.
Leche, productos lcteos y
dems
112355
14/02/2016
80657
11/08/2010
80658
11/08/2010
13243
03/02/2015
leche, yogurt y productos

lcteos en general; carne,
pescado, aves y caza y;
extractos de carne
87430
19/03/2013
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leche, yogurt
lcteos
productos
92609
24/10/2013
Leche, yogurt
lcteos
productos
96719
29/04/2014

y cocidas; jaleas, mermeladas,
compotas, huevos, leche y
grasas comestibles
108660
05/09/2015

grasas comestibles
108661
05/09/2015
7-44


grasas comestibles
109057
22/09/2015

grasas comestibles
109216
23/09/2015
Leche, yogurt
lcteos
112600
17/02/2016
productos
2. Cuestin previa
En su escrito de oposicin, Gloria S.A. seal ser titular de diversas marcas en
la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, dentro de las cuales se encuentra la
marca GLORIA notoriamente conocida.
As, mediante Resolucin N 16846-2007/OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos
Distintivos evalu: i) la notoriedad de la marca GLORIA y, ii) el posible riesgo
de confusin entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor de Gloria
S.A. en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial (Certificados N 80657, 80658,
13243, 87430, 92609, 96719, 108660, 108661, 109056, 109057, 109216 y
112600).
8-44

Con fecha 29 de octubre de 2007, Gloria S.A. interpuso recurso de

reconsideracin adjuntando medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad
de la marca GLORIA.
Mediante Resolucin N 1469-2009/CSD-INDECOPI, la Comisin de Signos
Distintivos declar infundado el recurso de reconsideracin interpuesto.
Con fecha 16 de julio de 2008, Gloria interpuso recurso de apelacin reiterando
sus argumentos nicamente respecto a que la marca GLORIA es notoriamente
conocida y que, por lo tanto, el signo solicitado es confundible con dicha marca
notoria.
En tal sentido, y dado que Gloria S.A. no ha presentado argumento alguno
respecto del posible riesgo de confusin que existira entre el signo solicitado y
las dems marcas registradas que posee en la clase 29 de la Nomenclatura
Oficial, la Sala considera que no corresponde pronunciarse al respecto,
debiendo evaluar slo si la marca GLORIA goza de la calidad de notoriamente
conocida y, de ser el caso, si el signo solicitado se encuentra incurso en la
prohibicin de registro establecida en el artculo 136 inciso h) de la Decisin
486.
3. Notoriedad de la marca GLORIA
3.1 Marco legal
La Decisin 486 en su artculo 224 entiende como signo distintivo notoriamente
conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier Pas Miembro por
el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido.
En la marca notoriamente conocida convergen su difusin entre el pblico
consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del
uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los
crculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella
ampara, ya que ningn consumidor recordar ni difundir el conocimiento de la
marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las
necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente1.
Interpretacin Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recada en el Proceso 126-IP2008, publicada en la Gaceta Oficina N 1727 de fecha 30 de junio de 2009.
9-44

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso

12-IP-20052 lo siguiente:
"Se entiende como marca notoriamente conocida aqulla que goza de gran
difusin entre el pblico consumidor de la clase de producto o servicio de que se
trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus
cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptacin por
parte del pblico consumidor".
De igual manera, en el Proceso 06-IP-20093, ha sealado que: Este Tribunal
caracteriza a la marca notoria como aquella que rene la calidad de ser conocida
por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de
consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es
aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
La calificacin de una marca como notoriamente conocida constituye la base
jurdica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema
de marcas nacional: proteccin privilegiada frente a los principios de inscripcin
registral y territorialidad.
De ah que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisin
486, confirindole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un
ttulo especfico: Ttulo XIII "De los signos notoriamente conocidos".
El artculo 136 inciso h) de la Decisin 486 establece que no podrn registrarse
como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproduccin, imitacin,
traduccin, transliteracin o transcripcin total o parcial de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusin o de asociacin con ese tercero o
con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo;
o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
3.2 Criterios para determinar la notoriedad de un signo
A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor
predictibilidad al sistema, el artculo 228 de la Decisin 486 establece de
manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de
evaluarse y determinar la notoriedad de una marca.
La disposicin antes referida ha considerado los siguientes criterios:
2
3
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 31-32.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1727 del 30 de junio de 2009.
10-44

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro

de cualquier Pas Miembro;
b) la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su utilizacin, dentro o fuera
de cualquier Pas Miembro;
c) la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su promocin, dentro o fuera
de cualquier Pas Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacin en
ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversin efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al
signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del
Pas Miembro en el que se pretende la proteccin;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricacin, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pas Miembro en el que se
busca proteccin;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud de registro del
signo distintivo en el Pas Miembro o en el extranjero.
En adicin a estos criterios, la Autoridad competente podr tomar en
consideracin otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de
orden cualitativo4, tales como:
a) la extensin del conocimiento de la marca entre los crculos empresariales
que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
b) la existencia y difusin de otras marcas idnticas o similares usadas por
terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
c) el tipo y amplitud de los canales de comercializacin en los que se
distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
d) la proteccin obtenida en distintos pases; y,
e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la
marca.
La difusin de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad
del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente
4
Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la proteccin de las marcas notoriamente conocidas, los
nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.
11-44

para que sta adquiera el carcter de notoria, ya que as el consumidor

reconocer y asignar dicha caracterstica, debido al esfuerzo que el titular de
la misma realice para elevarla de la categora de marca comn u ordinaria al
status de notoria5.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado
Proceso 12-IP-2005 hace mencin a los siguientes criterios establecidos en
sentencias anteriores (Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N 09-IP2002. Marca UBS UNION BANK OF SWITZERLAND. Publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N 777 de 27 de marzo de 2003):
"Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir,
segn criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:
Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea
conocida en un alto porcentaje de la poblacin en general.
Gozar de un uso intensivo y aceptacin, lo que produce que la marca sea
difundida entre un gran nmero de consumidores, segn sea el carcter ms
o menos masivo del producto.
Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se
encuentra.
Su sola mencin debe provocar en el pblico una asociacin directa con el
producto o servicio que identifica".
Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido
que Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o
anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a
la solicitud impugnada, notoriedad que deber ser probada (Sentencia
dictada en el expediente N 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la
G.O.A.C. N 338, del 11 de mayo del mismo ao, caso HERMES)6.
El referido Tribunal de Justicia, adems, efecta las siguientes citas
doctrinarias en el Proceso 12-IP-20057:
La marca notoria que naci nica y se mantuvo as debe ser protegida,
ese vnculo marca producto no puede ser manchado, no puede ser
diluido. No significa esto el crear un monopolio, como seala Schechter,
todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservacin de un
valioso aunque posiblemente invisible eslabn entre l y su consumidor,
5
Interpretacin Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recada en el Proceso N 128IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial N 1588 de fecha 20 de febrero de 2008.
6
Citada en el Proceso N 6-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1185 del 12 de abril de
2005, pp. 23-24.
7
Ver nota 2.
12-44

que ha sido creado por su ingenio y el mrito de sus productos o

servicios. (OTAMENDI Jorge, DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis.
Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edicin, 2002. Pg. 255).
Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una
proteccin especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible
el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a
quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la
utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al
mismo fabricante o prestador que consigui la notoriedad.
(ZUCCHERINO, Daniel. MARCAS Y PATENTES EN EL GATT Editado
por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Pgs. 130 y 131).
3.3 Sobre la prueba de notoriedad
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N 6-IP-2005,
respecto de la notoriedad de la marca precisa que resulta "() inaplicable a su
respecto la mxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del
hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implcita en la
circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la
demostracin suficiente de su existencia, a travs de la prueba ()".
A este respecto, cabe citar lo sealado por el Tribunal Andino en el Proceso N
114-IP-20058, en el extremo que seala lo siguiente:
"La proteccin a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial
que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja
del signo por s sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse
las circunstancias que, precisamente, le han dado tal caracterstica.
Alegada la notoriedad de una marca como obstculo para el registro de un signo,
la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondr, para
ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislacin interna y el
reconocimiento corresponde otorgarlo, segn el caso, a la Oficina Nacional
Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas
presentadas".
Quien alega la notoriedad de la marca deber probar tal calidad, es
importante sealar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible
hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo
8
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1258 del 31 de octubre de 2005, p. 15.
13-44

sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por
el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la
sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un
aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional
competente, ya que tal calificacin ser la base jurdica para que el signo
registrado goce de una proteccin especial dentro del sistema marcario".
En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que
alega la notoriedad de la marca, sta ser la primera interesada en aportar los
medios probatorios que logren crear conviccin en la Autoridad administrativa
respecto a la notoriedad invocada. En efecto, estando la parte interesada en el
triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas
destinadas a formar la conviccin del juez en la prestacin jurisdiccional.9 En
ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las
partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad
alegada.
Para tal efecto, las partes podrn aportar cualquier medio probatorio admitido
en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad
diversa, resultados de sondeos de opinin entre el pblico consumidor o en los
crculos empresariales, certificados de registro de la marca en pases
extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado,
documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promocin
de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a
reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del
desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte,
comunicaciones y promocin en el mercado global, tales como publicidad
relacionada con el intercambio turstico (revistas distribuidas en vuelo por las
compaas de transporte areo), volumen de pedidos de personas interesadas
en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio,
existencia de actividades de fabricacin, compras o almacenamiento por el
titular de la marca en el territorio en que se busca la proteccin, efectos de
publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor
luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a
otro, difusin internacional de eventos deportivos y espectculos en los cuales
hay contenido publicitario, etc.10
3.4 La notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad
9
10
Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofa del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.
Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 4), pp. 9 y 10.
14-44

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005

seala que: "Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial
proteccin, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y
de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas
comunes, la proteccin que se le brinda a esta clase de marca se dirige a
prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carcter distintivo o el
prestigio de aqulla que goza del carcter de notoriedad.
De otro lado, en el Proceso 029-IP-200811, ha sealado lo siguiente:
La caracterstica que tiene una marca notoria es que est protegida de manera
especial con relacin a las dems marcas, pues es de su misma cualidad de
notoriedad que se reafirma su presencia ante el pblico consumidor.
Dicha proteccin especial tambin rompe el principio de especialidad de clases,
y en este sentido, extiende su proteccin a los productos o servicios, con
independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo ms all de las pautas
generales para el establecimiento de conexin competitiva entre los
productos/servicios de los signos sub litis. As, el inters de la norma es el de
prevenir el aprovechamiento indebido de la reputacin de la marca notoria, as
como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la
fuerza distintiva o a la reputacin de aqulla. El rompimiento del principio de
especialidad deber ser considerada de manera absoluta, es decir, como una
excepcin a la regla de especialidad, en este sentido, el anlisis de
confundibilidad estar basado nicamente en la similitud de los signos,
independientemente de los productos o servicios que stos distingan, o a la
clase a la que pertenezcan.
Asimismo, el Tribunal seala: En el caso de que se trate de similitud con una
marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de
confusin o de asociacin entre los signos con independencia de la clase a que
pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido
registrada.
Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso de las marcas notoriamente
conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen
comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios
que distingan los signos, bastando nicamente evaluar el signo en s mismo, es
decir, si los signos confrontados resultan similares o no.
11
Publicado en la Gaceta Oficial N 1637 del 21 de julio de 2008.

15-44

En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente

conocidas, la determinacin del riesgo de confusin se centrar en los signos
mismos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, en donde la
existencia o no de confusin se centra tanto en la vinculacin de los productos
o servicios, como en los signos mismos.
En ese mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el
Proceso 70-IP-200812, ha sealado que: En relacin con los dos primeros
refirindose a los riesgos de confusin y asociacin se busca salvaguardar
los signos notoriamente conocidos al evitar que el pblico consumidor caiga en
error al adquirir determinado producto pensando que est adquiriendo otro, o
en relacin con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o
semejanza de los signos, as como a la identidad, semejanza, relacin o
conexin de los productos que amparan
En cuanto al principio de territorialidad, del artculo 224 de la Decisin 486 se
desprende que no se negar la calidad de notorio al signo que no lo sea en el
Pas Miembro donde se solicita la proteccin; basta con que sea notorio en
cualquiera de los Pases Miembros.
Por otro lado, respecto a que si para reconocer el carcter notorio de una
marca es necesario que sta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretacin prejudicial del Proceso
029-IP-2008 ha sealado que la norma comunitaria no exige el registro del
signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su
reconocimiento como notorio.
Asimismo, en el Proceso 24-IP-200913 ha sealado que:
De conformidad con lo establecido en el artculo 229, literal a), no se negar la
calidad de notorio y su proteccin por el slo hecho de que no se encuentre
registrado o en trmite de registro en el Pas Miembro o en el extranjero. Por lo
tanto, un signo puede ser protegido como notorio as no se encuentre
registrado en el respectivo Pas Miembro y, en consecuencia, se brinda
proteccin a los signos que alcancen el carcter de notorios, aunque no se
encuentren registrados en el territorio determinado.
Igualmente, la proteccin que otorga la Decisin 486 a la marca notoria va ms
all de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta
12
13
Publicado en la Gaceta Oficial N 1648 del 21 de agosto de 2008.

Publicada en la Gaceta Oficial N 1734 del 22 de julio de 2009.
16-44

figuras como la cancelacin del registro de la marca por no uso. En efecto, el

artculo 229, literal b), dispone que no se negar el carcter de notorio de un
signo por el slo hecho de que no se haya usado o no se est usando para
distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o
establecimientos en el Pas Miembro.
La finalidad de dicha disposicin, es evitar que los competidores se aprovechen
del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructen
el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no
est siendo usada en el respectivo Pas Miembro, contina siendo notoria en
otros Pases. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del
signo deber atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado,
ya que deber dar cumplimiento a lo indicado en el artculo 228 de la Decisin
486 de la Comisin de la Comunidad Andina.
As, se considera que una marca es usada intensamente al grado de convertirse
en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado nmero de artculos
dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas
campaas publicitarias14
3.5. Determinacin del sector pertinente
Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artculo 228 de la Decisin
486 (detallado en el punto 3.2 de la presente resolucin), el artculo 230 de la
Decisin 486 seala que se considerarn como sectores pertinentes de
referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los
siguientes:
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a
los que se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribucin o
comercializacin del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
c) los crculos empresariales que actan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Asimismo, dicho artculo establece que para efectos de reconocer la notoriedad
de un signo bastar que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores
referidos a los literales anteriores.
14
Cfr. Pacn, Ana Mara, Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputacin. Artculo
publicado en la Revista Derecho PUCP N 47, diciembre 1993, pgina 310.
17-44

3.6 Aplicacin al caso concreto

3.6.1. Pruebas aportadas
En el presente caso, Gloria S.A. a fin de acreditar el carcter notorio de la
marca GLORIA, ha presentado los siguientes documentos:
- Copia de cuadros denominados Participacin de las Marcas en el
volumen comprado elaborados por Latinpanel Per S.A. en los aos
2005, 2006 y 2007, donde se advierte que de todos los productos
lcteos del mercado, la marca GLORIA lidera las ventas hasta setiembre
de 2007 (fojas 148 a 164).
17 impresiones de volantes publicitarios del producto leche GLORIA, los

cuales, de acuerdo con lo sealado por la opositora, corresponden a los
aos 2004 a 2006 (fojas 166 a 184).
Copia de informes de auditora de producto elaborados por CCR Audit
correspondientes al producto leche en los aos 2004 a 2007, donde se
advierte que la marca GLORIA lidera el volumen de ventas (fojas 185 a
194).
18-44

Un lapicero con la marca GLORIA.

Cuatro CD que contienen publicidad del producto leche GLORIA.
Un DVD que contiene imgenes correspondientes a distintos
comerciales televisivos de productos GLORIA; cabe precisar que al
inicio de dicho DVD se consigna que los comerciales corresponden a los
aos 2004, 2005, 2006 y 2007.
Una gorra con el signo GLORIA y logotipo.
Un polo donde se aprecia estampado el signo GLORIA y logotipo.
Impresiones de afiches publicitarios de productos (leche, yogurt y jugos)
GLORIA (fojas 214 a 292).
Un helicptero de juguete que incluye el signo GLORIA y logotipo a
modo de stcker en la cola e impreso en la caja.
Un cuadro denominado Consolidado Mensual Periodo: enero 2006
diciembre 2006 elaborado por IBOPETIME, en el cual se consigna que
19-44

el monto total gastado en publicidad escrita, radial y televisiva de los

productos identificados con la marca GLORIA (leche, yogurt, jugo,
panetones, conservas, crema de leche, mantequilla, lcteos y
mermelada) es de US $ 14.119.844 (foja 298).
Informe denominado Recordacin y Preferencias de Marcas elaborado
por la empresa Arellano Marketing sobre la categora leches (fojas 308
a 336). Dicho informe fue elaborado sobre la base de:
Pblico objetivo: hombres y mujeres entre 18 y 65 aos de edad
de los niveles socioeconmicos A2, B, C y D.
mbito geogrfico: zonas urbanas de Lima, Trujillo, Arequipa y
Huancayo.
Tamao y distribucin de la muestra: 900 encuestas distribuidas
de la siguiente manera: i) 300 en Lima, ii) 200 en Trujillo, 200 en
Arequipa y 200 en Huancayo.
Trabajo de campo: 29 de abril al 2 de mayo de 2008.
Las conclusiones de dicho informe fueron:
Las principales marcas ,en cuanto a recordacin y consumo, son
GLORIA, IDEAL y PURA VIDA, siendo GLORIA la lder
indiscutible de la categora.
o Top of mind (primera mencin): superior al 70% en Lima y
cercano al 90% en ciudades como Trujillo y Huancayo.
o Marca consumida con mayor frecuencia: 65% de
consumidores de leches de Lima y aproximadamente el
80% de consumidores de la categora en el interior del
pas.
20-44

21-44

Impresiones de artculos publicados en el diario El Comercio con fecha

25 de mayo de 2009, denominados Especial marcas 2009 (fojas 468 a
471), donde se seala, entre otras cosas, que:
a) Respecto de yogures
En un negocio liderado por Gloria y Laive, las nuevas y
numerosas presentaciones marcaron la pauta.
Gloria lidera la recordacin de marca de este segmento, con un
contundente 97.1%. Sin embargo, Laive le sigue los pasos con un
nada despreciable 61,5% (se incluye un cuadro estadstico donde
se seala que las marcas ms recordadas de yogurt son, en ese
orden: GLORIA, LAIVE, PURA VIDA, YOLEIT, SOY VIDA e
IDEAL).
b) Respecto de leche
GLORIA an mantiene un amplio margen a su ms cercano
competidor: IDEAL.
GLORIA continua siendo la marca ms recordada, consumida y
preferida por los consumidores peruanos de leche (se incluye un
cuadro estadstico donde se consigna que las marcas de leche
envasada que ms recuerdan los consumidores son, en ese
orden: GLORIA (con 99.9%), IDEAL, PURA VIDA, LAIVE, BELLA
HOLANDESA y SOY VIDA. Asimismo, se incluye un cuadro
22-44

donde se aprecia que la marca de leche ms consumida es

GLORIA, tanto en Lima como en Huancayo, Arequipa y Trujillo.
Copia de la memoria anual de Gloria S.A. del 2008, donde se seala,

entre otras cosas, que el monto total de las ventas del 2008 por
concepto de leche evaporada, leche fresca, derivados de lcteos,
conservas, caf, jugos, mermeladas y otros fue de S/. 2,074,740 nuevos
soles (fojas 473 a 482).
Diversos juguetes como: muecas, videojuegos, dinosaurio, carritos, set
de paletas, yaxes y soga, yo-yo y juego de t en los cuales se aprecia el
uso de la marca GLORIA.
Copia de diversos pedidos hechos por Gloria S.A. a distintas empresas
en los aos 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, de pelotas, juego de t,
helicoptero, dinosaurios, pinball, muecas, entre otros, identificados con
la marca GLORIA; as como la copia de las respectivas facturas emitidas
por estas ltimas por concepto de los artculos solicitados (fojas 518 a
548).
Copia de diversas boletas de venta emitidas a favor de Gloria S.A. por
distintas empresas en los aos 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 por la
venta de juguetes (mueca, yo-yo, pinball, pelotas, entre otros) con el
signo GLORIA (fojas 551 a 573).
Informe denominado Gloria Conocimiento de Marcas elaborado por
Arellano Marketing con fecha enero de 2010, en el cual se seala que
(fojas 621 a 646):
La encuesta fue realizada a hombres y mujeres de 18 a 65 aos,
de niveles socioeconmicos A2, B, C y D, que viven en Lima,
23-44

Huancayo, Trujillo y Arequipa. En total, se realizaron 900

encuenstas entre el 6 de diciembre y el 17 de diciembre de 2009.
A la pregunta: qu marcas conoce o ha escuchado hablar?, la
marca GLORIA obtuvo el primer lugar con un 39 %, seguida de
COCA COLA con un 20% y en tercer lugar la marca SONY con
19%.
A la pregunta: qu marcas de alimentos conoce?, la marca
GLORIA obtuvo el primer lugar con 15%, seguida de COSTEO
con 14%.
A la pregunta: qu marcas de lcteos conoce o ha escuchado
hablar?, la marca GLORIA obtuvo el primer lugar con un 66 %,
seguida de LAIVE con un 18%.
A la pregunta: qu marcas de productos lctos suele consumir
usted o su familia?, la marca GLORIA obtuvo el primer lugar con
un 95%.
A la pregunta: qu marcas de leche suele consumir usted o su
familia?, la marca GLORIA obtuvo el primer lugar con el 95%,
seguida de IDEAL con 45%.
Pruebas confidenciales
-
Copia de una carta emitida por Frecuencia Latina con fecha 14 de

setiembre de 2009 a favor de Gloria S.A., mediante la cual se adjuntan
los estados de cuenta por publicidad a partir del 1 de enero de 2004
hasta el 31 de diciembre de 2008, de los contratos 04053-05045-0545 A06018 06539-07046-07549-08512 de los productos de la marca
GLORIA (leche, yogurt, mantequilla, mermelada, jugos, panetn, entre
otros).
Copia de una carta enviada por Red Global Televisin a favor de Gloria
S.A. con fecha 29 de setiembre de 2009, mediante la cual se adjuntan
cartas de consumo de julio a diciembre de 2008 para los productos
GLORIA (leche, nctar, yogurt, mantequilla, panetones y desayuno).
Copia de una carta enviada por Andina de Radiodifusin S.A.C. a favor
de Gloria S.A. con fecha 14 de setiembre de 2009, mediante la cual se
adjunta el consumo publicitario del 2004 hasta diciembre de 2008 de los
productos lcteos GLORIA.
Copia de una carta enviada por Medianetworks Latin America a favor de
Gloria S.A. con fecha 29 de setiembre de 2009, mediante la cual se
detallan los consumos en publicidad para los productos GLORIA (leche y
yogurt) en los periodos 2004 al 2008.
24-44

Copia de una carta emitida por Compaa Peruana de Radiodifusin

S.A. a favor de Gloria S.A. con fecha 29 de setiembre de 2009, mediante
la cual se remiten los estados de cuenta de publicidad de los aos 2004,
2005, 2006 y 2007, correspondientes, entre otros, a los productos
lcteos con la marca GLORIA.
Copia de una carta emitida por Canal N a favor de Gloria S.A. con fecha
1 de octubre de 2009, mediante la cual se adjuntan los estados de
cuenta de publicidad de los productos GLORIA desde el 25 de setiembre
de 2006 al 31 de diciembre de 2008.
Copia de una carta enviada por Ibopetime a favor de Gloria S.A. con
fecha 25 de setiembre de 2009, mediante la cual le envan los reportes
de inversin impresa para los medios de comunicacin que monitorean
por los aos 2004 a 2008, en los cuales se muestra un Top 30 de
Marcas.
Copia de una carta enviada por Arellano Marketing a favor de Gloria S.A.
con fecha 21 de octubre de 2009, mediante la cual envan la ficha
tcnica del Estudio Cuantitativo Recordacin de Marcas Arellano
Marketing
Copia de una carta enviada por CCR a favor de Gloria S.A. con fecha 29
de octubre de 2009, mediante la cual se adjunta la ficha tcnica del
Estudio Auditora de Productos de Leches.
Copia de un comunicado emitido por LatinPanel con fecha octubre de
2009, en el cual seala que es la empresa lder en paneles de
consumidores en Amrica Latina.
Copia de un documento denominado Listado de Consumo (soles)
emitido por Grupo RPP, cuyo cliente es Gloria S.A., en el cual se aprecia
que, en los aos 2004 al 2008, se realiz publicidad radial de los
productos lcteos GLORIA en los programas y/ radios RPP Noticias,
Felicidad, Studio 92, Internet RPP y La Mega; as como los respectivos
contratos de publicidad suscritos entre Grupo RPP S.A., Gloria S.A. y
Causa Media S.A.C.
Copia de una carta emitida por Editorial Televisa a favor de Gloria S.A.
con fecha 12 de enero de 2010, mediante la cual se adjunta el estado de
las publicaciones para los productos lcteos GLORIA en las revistas
Caras Per, Para Teens, Tu, Vanidades y Rebelde.
Copia del estado de consumos emitido por Corporacin Radial del Per
S.A.C. a favor de Gloria S.A., en el cual se advierte que en los aos
2006, 2007 y 2008 los productos lcteos GLORIA se promocionaron a
travs de distintos radios como Ritmo Romntica, Radiomar, Moda 97.3,
Inolvidable y Nueva Q F.
25-44

3.6.2 Evaluacin de la documentacin aportada

Previamente, cabe mencionar que, tal como se ha sealado anteriormente, la
Gerencia de Estudios Econmicos del INDECOPI concluy, a travs del
Informe N 108-2008/GEE, que los estudios de mercado denominados
Recordacin y preferencia de marcas - Categora de leches elaborado por
Arellano Marketing, los reportes de Participacin de marcas segn volumen
comprado, elaborado por Latinpanel Per S.A., los afiches publicitarios de la
marca GLORIA y el Informe de Auditora de Productos para el caso de la
leche, elaborado por la Corporacin de Compaas de Research CCR Audit
no acreditaban la notoriedad de la marca GLORIA .
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, si bien las instancias resolutivas del
Indecopi tienen la facultad de disponer la actuacin de pruebas o informes
respecto de materias que no son de su especialidad, que aporten en el
esclarecimiento de la materia controvertida, salvaguardando los intereses de
las partes, las mismas debern ser evaluadas de acuerdo a su naturaleza y
alcances. En tal sentido, el informe elaborado por la Gerencia de Estudios
Econmicos a solicitud de la Primera Instancia, no constituye un elemento
vinculante en tanto se encuentra destinado a analizar los aspectos tcnicos
tomados en consideracin para la elaboracin de la encuesta, mas no a emitir
un pronunciamiento sobre la notoriedad de la marca en cuestin, es decir sobre
el alcance de la difusin y/o conocimiento de la misma por parte de los
consumidores, facultad que es de competencia de los entes resolutivos, en tal
sentido, la Sala de Propiedad Intelectual proceder a realizar el anlisis de las
pruebas presentadas a efectos de realizar una evaluacin integral de las
mismas
De la revisin de las pruebas presentadas, se advierte que:
-
Los juguetes, lapiceros y gorra, apreciados conjuntamente con las

facturas emitidas a favor de Gloria S.A. por la venta de dichos productos,
estn destinados a demostrar no la notoriedad de la marca GLORIA,
sino la supuesta vinculacin que existira entre dichos productos y los
productos lcteos.
Respecto de las impresiones de los volantes y afiches publicitarios y con

los CD que contienen comerciales, sobre los cuales no se tiene certeza
acerca de cundo, dnde o qu cantidad fueron difundidos entre los
consumidores.
26-44

El estudio de mercado denominado Recordacin y preferencia de

marcas - Categora de leches elaborado por Arellano Marketing en el
2008, el cual, a criterio de la Sala de Propiedad Intelectual s cuenta con
los elementos necesarios para demostrar la recordacin y preferencia
por una determinada marca de lcteos, acredita que personas de todas
las edades (18 a 65 aos), de ambos sexos y de distintos estratos
sociocenmicos tienen conocimiento de la marca GLORIA como primera
opcin, es decir, sobre todas las otras marcas de lcteos que compiten
en el mercado. As, dicho informe permite concluir que en el ao 2008,
de una muestra de 900 personas de distintas edades y que viven no slo
en la capital, sino tambin en provincias, la mayora tena presente a la
marca GLORIA como lder del mercado.
Lo mismo sucede con los reportes de Participacin de marcas segn

volumen comprado, elaborados por Latinpanel Per S.A., con los
artculos publicados en el diario el Comercio y con el informe
denominado Conocimiento de Marcas elaborado por Arellano
Marketing en enero de 2010, los cuales coinciden en sealar que de
todas las marcas de lcteos existentes en el Per, GLORIA es la que
goza de mayor reconocimiento y posicionamiento en el mercado
nacional, no slo por su alto ndice de recordacin entre los
consumidores, sino tambin por ser la que ms se consume.
Por su parte el Informe de Auditora de Productos para el caso de la

leche, elaborado por la Corporacin de Compaas de Research CCR
Audit demuestra que la leche GLORIA tuvo el mayor porcentaje de
ventas en los aos 2004, 2005, 2006 y 2007, lo que acredita que dicha
marca no slo posee altos niveles de recordacin, sino tambin que es
la marca de lcteos ms consumida en el mercado nacional.
Los documentos confidenciales, referidos en su mayora a informacin

proporcionada por distintos medios de comunicacin escrita, radial y
televisiva, as como el DVD con distintos comerciales televisivos que
efectivamente han sido transmitidos en distintos canales, acreditan los
montos invertidos en publicidad y difusin de la marca y que entre los
aos 2004 y 2008, los productos lcteos identificados con la marca
GLORIA (leche, yogurt, mantequilla) han sido ampliamente difundidos en
medios que llegan a nivel nacional.
27-44

As, los productos GLORIA han sido constantemente promocionados a

travs de canales televisivos y de radios nacionales; lo cual evidencia
adems que de las pruebas tambin se verifica que Gloria S.A. ha
invertido importantes sumas de dinero a fin de difundir su marca
GLORIA entre los consumidores peruanos y, as, conseguir posicionarla
en el mercado.
Dada la cantidad y forma de promocin y difusin de la marca GLORIA,
se considera que actualmente dicha marca es conocida por la mayora
de consumidores de productos lcteos (pblico objetivo), as como por el
pblico en general.
-
Por otro lado, del ranking Top 30 de marcas peruanas consignado en la

carta enviada por Ibopetime a favor de Gloria S.A. con fecha 25 de
setiembre de 2009, se evidencia que la marca GLORIA ha ocupado los
primeros puestos desde el ao 2004, ello debido a la importante
inversin en publicidad realizada por su titular, a su reconocimiento por
parte de los consumidores y a su posicionamiento en el mercado.
Por lo expuesto, los medios probatorios acreditan que la marca GLORIA

registrada bajo Certificado N 112355 es ampliamente conocida y difundida con
relacin a leche, yogurt y productos lcteos (clase 29 de la Nomenclatura
Oficial), adems de ser una marca de uso constante y extendido a nivel
nacional, por lo que corresponde considerarla una marca notoriamente
conocida.
Sin embargo, los medios probatorios presentados no logran demostrar que la
marca GLORIA y logotipo registrada bajo Certificado N 112600 tambin goce
de reconocimiento en el mercado, toda vez que la mayora de los documentos
adjuntados especialmente aquellos donde se realza el reconocimiento de la
marca GLORIA, como encuestas, artculos periodsticos, informes, entre otros)
hacen referencia nicamente a la marca GLORIA denominativa, ms no a la
marca GLORIA acompaada del diseo de una flor.
4. Prohibicin contenida en el artculo 136 inciso h) de la Decisin 486
El artculo 136 inciso h) de la Decisin 486 establece que no podrn registrarse
como marcas aquellos signos que constituyan una reproduccin, imitacin,
traduccin, transliteracin o transcripcin, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
28-44

susceptible de causar un riesgo de confusin o de asociacin con ese tercero o

con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del
signo; o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la
reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o transcripcin parcial o total
de la marca notoria.
Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de
estos trminos:
Se entiende por reproduccin a la cosa que reproduce o copia un original,
copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios
mecnicos.15 En consecuencia, la reproduccin tiene lugar cuando se copia
un modelo a travs de procedimientos manuales o mecnicos, tales como el
calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentacin
idntica al modelo. En tal sentido, se entender que un signo constituye la
reproduccin de una marca notoriamente conocida cuando sea idntico o
exacto a sta.16
Se entiende por imitacin aquello que produce el mismo efecto.17 Ejecutar
una cosa a ejemplo o semejanza de otra. As, un signo ser la imitacin de
una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma
impresin fontica y/o grfica en la mente del pblico consumidor. Una
imitacin se dara en el caso de existir una previa marca registrada como
TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.
Se entiende por traduccin, la accin o efecto de expresar en una lengua lo
que est escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretacin que se da
a un texto.18 Se considerar que un signo es la traduccin de una marca
notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o
lenguaje, como sera el caso de pretender registrar la marca DAS FELICES
existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe
MEMORIAS.
15
Diccionario de la Lengua Espaola, Real Academia Espaola, Tomo II, 21 edicin, Madrid 1992, p.
1776.
16
Pachn / Snchez vila, El Rgimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogot 1995, p. 252.
17
Garca Pelayo y Gross. Pequeo Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.
18
Diccionario de la Lengua Espaola (nota 15), p. 2004.
29-44

Cabe precisar que la traduccin se aplica en el caso de las marcas notorias

denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:
Transcripcin: copiar en una parte lo escrito en otra19. Frente a ello, se
entender que existe transcripcin parcial cuando el signo solicitado adopte
ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la
Sala conviene en precisar que no se est ante un caso de transcripcin
cuando se utilice en un signo, colocndolas en un orden diferente, las
mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es
RAMA, no seran transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR,
ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca
notoria. Asimismo, no se est ante una transcripcin parcial cuando se
utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR,
RAM O ARA no seran transcripciones parciales de la marca notoria RAMA.
En tal sentido, s se considerara que las denominaciones RAMADEN o
RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la
totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habindole aadido una
partcula final a modo de sufijo). As tambin, si la marca notoria fuera
RAMASIL, la denominacin RAMA sera una transcripcin parcial de la marca
RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas
en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma
intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).
Transliteracin: escribir con un sistema de caracteres lo que est escrito con
otro. Representar elementos fonticos, fonolgicos, lxicos o morfolgicos de
una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello
sera la transliteracin a nuestro alfabeto de una marca notoriamente
conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o
cirlicos. Tambin cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos
de una marca y se omitan las expresiones denominativas.
En el presente caso, se advierte que el signo solicitado est conformado por la
denominacin GLORIA, por lo que constituye una reproduccin de la marca
notoria.
19
Diccionario de la Lengua Espaola (nota 15), p. 1330.

30-44

En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es

susceptible de causar un riesgo de confusin o de asociacin con la marca
notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la
dilucin de su fuerza distintiva, o de su valor comercial, o publicitario.
4.1 Determinacin del riesgo de confusin y de asociacin
La Sala considera que el riesgo de confusin debe analizarse teniendo en
cuenta la interrelacin de todos los elementos: productos - servicios, signos y
fuerza distintiva de los signos.
En la interrelacin de estos elementos se determina el riesgo de confusin. As,
puede ser que ante marcas idnticas, en caso que la marca registrada anterior
tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexin
competitiva, se determine que existe riesgo de confusin. Por otro lado, ante
productos o servicios idnticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusin. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o
conexin competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo
de confusin, si la marca registrada anterior es muy dbil, por lo que cuenta
con una proteccin limitada.
De otro lado, el riesgo de asociacin es una figura regulada recientemente en el
derecho de marcas de la Comunidad Andina a travs de la Decisin 48620. A
decir de Fernndez - Novoa21, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de
asociacin. En lneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociacin es
una figura cuyos contornos son ms extensos que los del riesgo de confusin, y
existe la tesis de que el riesgo de asociacin se encuentra contenido dentro del
riesgo de confusin.
Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe
sealar que en la Interpretacin Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recada
en el Proceso N 70-IP-2008, el Tribunal trat de manera separada al riesgo de
confusin y al de asociacin. As, en la citada interpretacin, establece lo
siguiente:
20
21
Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el
Derecho de marcas de la Unin Europea a travs de la Directiva comunitaria 89/104. As, en el texto
de los artculos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso un riesgo de confusin que
comprenda el riesgo de asociacin con la marca anterior.
Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurdicas y Sociales, S.A. Madrid,
Barcelona, 2001, p. 292 y ss.
31-44

El riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor al adquirir

un producto piense que est adquiriendo otro (confusin directa), o que
piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusin indirecta).
El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el consumidor, que
aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra
empresa tienen una relacin o vinculacin econmica.
En la Interpretacin Prejudicial de fecha 27 de agosto de 2008, recada en el
Proceso N 73-IP-2008, el Tribunal establece lo siguiente:
En cuanto al riesgo de asociacin, la doctrina ha precisado que se trata
de una modalidad del riesgo de confusin, y [que] puede considerarse
como un riesgo de confusin indirecta () dado que se trata de productos
o servicios similares se suscita en el pblico el riesgo de que asocie la
marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o
servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o
comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra
empresa del mismo grupo. El riesgo de asociacin opera en relacin con
las marcas notorias o renombradas (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p.
478).
En atencin al ltimo criterio expuesto, la Sala conviene en analizar la figura del
riesgo de asociacin dentro del riesgo de confusin, asimilndola a la figura de
riesgo de confusin indirecta.
Por otro lado, cabe sealar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se
caracteriza por sus atributos especficos, as como por la difusin y
reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o
del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de
notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial proteccin que no se
limita por los principios de especialidad y territorialidad.
Cabe sealar, finalmente que, si bien tratndose de marcas notoriamente
conocidas, los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusin
sern los mismos que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en
cuenta que la proteccin que se brinda a las marcas notorias es mucho ms
amplia.
32-44

4.1.1 Respecto a los productos

En el presente caso, la marca notoria distingue leche, yogurt y productos
lcteos, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, mientras que el signo
solicitado distingue juguetes, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.
Al respecto, se advierte que los productos difieren en su naturaleza, pblico al
que estn dirigidos y canales de comercializacin y distribucin; as, por un lado
se est frente a alimentos bsicos, los cuales estn dirigidos a todo tipo de
consumidores (nios, adultos, ancianos, mujeres y hombres) mientras que del
otro lado, se tiene juguetes, que estn dirigidos a nios.
Si bien los productos en cuestin pueden ser ofrecidos en venta en los mismos
establecimientos (supermercados y bodegas), se encuentran en distintas
secciones y claramente diferenciados.
Por su parte, Gloria S.A. ha sealado que los productos lcteos que comercializa
son comercializados conjuntamente con distintos productos de merchandising
como juguetes (muecas, trompos, juegos de video, entre otros), o, en todo
caso, estos ltimos pueden ser canjeados en distintas promociones, por lo que
habra vinculacin competitiva entre los productos mencionados.
Al respecto, cabe precisar, en primer lugar, que el riesgo de confusin debe
analizarse teniendo en cuenta nicamente los productos que distinguen los
signos confrontados, no siendo relevante el hecho de que la emplazada est
incursionando en otros mercados, como sera el de juguetes conforme lo alega la
opositora; por otro lado, aun cuando Gloria S.A. ofrezca en el mercado productos
lcteos conjuntamente con juguetes, a fin de atraer la atencin de determinado
pblico consumidor, ello no implica que la Autoridad Administrativa deba
reconocer la vinculacin o conexin competitiva entre dichos productos, toda vez
que la vinculacin o conexin competitiva entre productos se da por la existencia
de factores objetivos que se dan en forma uniforme y constante en la mayora de
los casos, como son la complementariedad, la sustitucin, el lugar y modo de
comercializacin, entre otros, y no cuando una empresa determinada tenga una
poltica de marketing particular.
Por lo expuesto, la Sala considera que no existe vinculacin competitiva entre los
productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca
notoria.
33-44

4.1.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es prctica de esta Sala partir
de la impresin en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el pblico
consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el
consumidor no podr comparar ambos signos simultneamente. Ms bien el
signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con
el recuerdo ms o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido.
Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente
aquellas caractersticas que puedan ser recordadas por el pblico consumidor.
Lo ms importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los
signos en cuestin. Las diferencias slo tendrn influencia en la impresin en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido sealados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y ms recientemente en los Procesos Ns
147-IP-200522 y 156-IP-200523.
El recuerdo y capacidad de diferenciacin del pblico dependern de los
productos o servicios a distinguir y especialmente de la atencin que usualmente
se d para la adquisicin y contratacin de esos productos o servicios.
En este orden de ideas, la impresin en conjunto de signos denominativos se
determinar en primer lugar por su aspecto fontico y grfico. En muchos casos,
el aspecto fontico ser el ms importante porque por lo general la
denominacin es utilizada en el mercado verbalmente.
Tambin se debe partir de la impresin en conjunto en el caso de los signos
mixtos que, de acuerdo al artculo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos
conformados por una denominacin y un elemento figurativo. En estos casos,
deber determinarse cul es el elemento relevante del signo, que sirve para
indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos
posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el
origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que slo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo seala Fernndez - Novoa24, a la hora de comparar una marca
mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visin en
22
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1259 del 3 de noviembre del 2005.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1271 del 2 de diciembre del 2005.
24
Fernndez - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
23
34-44

conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremaca del

elemento dominante que impregna la visin de conjunto de la correspondiente
marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hiptesis de
la comparacin de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la
comparacin entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que
esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca
mixta.
Seala que de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta est
constituido por el elemento denominativo de la misma; precisando que, cuando
en la comparacin entre signos distintivos participa una marca mixta, debe
aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo
prevalece, por regla general sobre el componente grfico o figurativo Considera
que la primaca de esta pauta se basa en que a la hora de adquirir productos
revestidos con una marca grfico - denominativa, el pblico demanda los
productos en el comercio sealndolos por su denominacin y no
grficamenteEn algunos casos, el predominio del componente denominativo
de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a
saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta
hace que el pblico contemple tal componente como un elemento meramente
decorativo que lejos de actuar como un ndice identificador del producto,
desempea tan slo el papel de contribuir a ornamentar la presentacin del
producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que
por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre
su componente denominativo.
El autor seala que entre los factores que desplazan a un primer plano el
componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a
saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en
el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y
la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado
nmero de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que
comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente
figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca
mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar nfimo dentro de la estructura
total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad
intrnseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado es de carcter mixto,
deber establecerse previamente si presenta algn elemento relevante que
determine su impresin en conjunto.
35-44

As, en el signo solicitado es relevante el aspecto denominativo (GLORIA), por

cuanto el elemento figurativo que lo acompaa no reviste caractersticas
particulares, tal como se aprecia a continuacin:
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado GLORIA y diseo y la

marca notoria GLORIA, se advierte, desde el punto de vista fontico, que
resultan idnticos.
Desde el punto de vista grfico, aun cuando el signo solicitado incluya un
elemento figurativo el cual no es relevante el hecho de que ambos signos
estn conformados por la denominacin GLORIA, determina un impacto visual
de conjunto similar.
4.1.3 Riesgo de confusin y de asociacin
Por lo expuesto, a pesar de la identidad fontica y semejanza grfica existente
entre los signos en cuestin, dada la falta de vinculacin competitiva entre los
productos que distinguen dichos signos, se concluye que no existe riesgo de
inducir a confusin o asociacin al pblico consumidor.
4.2 Dilucin de la marca
4.2.1 Marco conceptual y doctrinal
La figura jurdica de la dilucin acoge un supuesto excepcional de proteccin en
el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociacin
marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilizacin por parte de
terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de
distinta naturaleza.
36-44

El Tribunal de la Comunidad Andina25 ha precisado que: Respecto del riesgo

de dilucin, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de
cualquier uso de otros signos idnticos o similares que cause el debilitamiento
de la altsima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha
ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningn
grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido
Asimismo, ha establecido lo siguiente:
La dilucin es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su
valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.
El riesgo de dilucin busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos
de cualquier uso de otros signos idnticos o similares que cause el
debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha
ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningn
grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la
proteccin de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distincin
entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y
proteccin), la doctrina ha dicho lo siguiente: En efecto, la proteccin frente al
riesgo de dilucin se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las
marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posicin competitiva de
su legtimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad
distintiva ganada a travs de la propia eficiencia. (MONTEAGUDO,
MONTIANO, La Proteccin de la Marca Renombrada. Ed. Civitas, Madrid
Espaa, 1995. pg. 283).
Si bien - de acuerdo a la doctrina antes citada - la figura jurdica de la dilucin
slo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal
Andino, sta tambin debe ser analizada cuando se haya reconocido que una
marca goza de la condicin de notoria, dado que en la actual norma andina entindase la Decisin 486 - no se hace distincin entre marcas notorias y
renombradas.
La doctrina refiere que la utilizacin de un signo idntico o similar a la marca por
el tercero enturbia esa vinculacin exclusiva que el trfico establece entre el
25
En el Proceso 6-IP-2009 (Gaceta Oficial N 1727 de fecha 30 de junio de 2009).

37-44

concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplic
en primer trmino, o entre el signo y su fuente de procedencia26.
Carlos Fernndez Novoa27 seala que: Es innegable que al acreditar que la
marca es conocida por el sector pertinente del pblico o por el pblico en
general, el titular habr establecido prima facie la presuncin de que su marca
tiene un elevado carcter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser
la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo
original tiene per se un elevado carcter distintivo; otro indicio muy significativo
puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carcter distintivo de
la marca ser a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no
existen marcas idnticas.
El mismo autor seala, respecto del debilitamiento o dilucin de la fuerza
distintiva de una marca, que si el pblico comprueba que la marca renombrada
es usada por un tercero en relacin con productos diferentes de aquellos a los
que viene aplicndose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de
confusin; pero es indudable que en tal hiptesis el pblico recordar la marca, y
al percibir que la misma no es usada nicamente por el titular, ante los ojos del
pblico se desvanecer el carcter distintivo y el potencial publicitario de la
marca renombrada.
Tal como lo seala Monteagudo, la forma tpica y tradicional de dilucin es la
utilizacin del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o
servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la proteccin
frente al riesgo de dilucin no se satisface impidiendo a terceros la utilizacin de
la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que
requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el
titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir
objetar a terceros la utilizacin de la marca en conexin con cualquier tipo de
productos o servicios, an los ms distanciados competitivamente. En ese
sentido, cualquier utilizacin de la marca por un tercero es capaz de socavar esa
conexin nica entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea
su titular.28 Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos
26
Fernndez-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 290 y ss.

Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 418.
28
La proteccin frente a la dilucin supone la tutela especfica del valor empresarial que posee la marca
de alto renombre con su importante penetracin en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad
que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular
posicin. Monteagudo, La proteccin de la marca renombrada, Primera Edicin, Madrid 1995, p. 277.
27
38-44

relevantes los efectos derivados de una proliferacin excesiva en la utilizacin de

la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.29
Asimismo, el Tribunal Andino ha sealado30, en relacin con las figuras de la
confusin y dilucin, que se busca salvaguardar los signos notoriamente
conocidos de lo siguiente:
Evitar que el pblico consumidor, caiga en error, al adquirir

determinado producto pensando que est adquiriendo otro.
Evitar que el pblico consumidor, caiga en error, en relacin con el

origen empresarial del signo notoriamente conocido.
Evitar que el pblico consumidor, caiga en error, al pensar que las

empresas productoras tiene algn grado de vinculacin.
4.2.2. Aplicacin al caso concreto

Previamente, cabe precisar que la denominacin GLORIA puede tener las
siguientes acepciones31:
1. Reputacin, fama y honor que resulta de las buenas acciones y grandes
calidades.
2. Gusto o placer vehemente. La gloria del estudioso es estudiar.
3. Persona o cosa que ennoblece o ilustra en gran manera a otra.
Cervantes es gloria de Espaa El buen hijo es gloria de su padre.
4. Majestad, esplendor, magnificencia.
5. Gnero de pastel abarquillado, hecho de masa de hojaldre, al que se
echan yemas de huevo batidas, manjar blanco, azcar y otras cosas.
6. Hornillo dispuesto para calentarse y para cocer las ollas.
7. Estrado hecho sobre un hueco abovedado, en cuyo interior se quema
paja u otro combustible para calentar la habitacin.
8. En el teatro, cada una de las veces que se alza el teln para que los
actores y autores reciban el aplauso del pblico.
9. En pintura, rompimiento de cielo, en que se representan ngeles,
resplandores, etc.
10. Tejido de seda muy delgado y transparente, de que se hacan mantos
para las mujeres, ms claros que los de humo.
29
Monteagudo (nota 30), p. 281.

En el Proceso 24-IP-2009 (Gaceta Oficial N 1734 publicada el 22 de julio de 2009)
31
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Espaola (www.rae.es).
30
39-44

11. Rel. En la doctrina cristiana, estado de los bienaventurados en el cielo,

definido por la contemplacin de Dios.
12. Cntico o rezo de la misa en latn, que comienza con las palabras
Gloria in excelsis Deo.
Asimismo, constituye el nombre de una mujer.
En tal sentido, el signo GLORIA no es una marca de fantasa, ya que es un
trmino que tiene varios significados en el idioma espaol. Adems, existen
diversas marcas registradas en otras clases de la Nomenclatura Oficial y a
favor de distintos titulares, que incluyen el trmino GLORIA dentro de su
conformacin32, pero que la utilizan dentro de alguna de sus variadas
acepciones.
Atendiendo a estas consideraciones, la Sala conviene en sealar que respecto
a la dilucin de la marca notoria GLORIA sta no se producir por el simple
hecho de que se encuentre incluida la denominacin dentro de nuevas marcas,
sino que requerir que su presencia sea de forma tal que el consumidor pueda
percibirla como un signo idntico o muy parecido a la marca notoria o que
aluden al mismo origen empresarial que la marca notoria.
En el presente caso, tal como se ha determinado en el punto 4.1.2, el signo
solicitado tiene como elemento relevante la denominacin GLORIA, toda vez
que su elemento adicional (tipo de escritura de la denominacin), no reviste
caractersticas particulares que permitan diferenciar los signos; as, los signos
en cuestin resultan fonticamente idnticos y grficamente similares.
Adems de ello, de acuerdo a lo sealado en el punto 3.5.2, la marca GLORIA
viene siendo utilizada de manera intensiva en el mercado, debido a su amplia
promocin y difusin, motivo por el cual es fcilmente recordada de manera
espontnea por los consumidores.
En tal sentido, de otorgarse el registro del signo solicitado se estara debilitando
la alta capacidad distintiva que la marca notoria GLORIA ha ganado en el
mercado de lcteos a pesar de ser un trmino con distintas acepciones ,
producindose, con ello, que el pblico consumidor le otorgue a dicho signo las
32
Tales como: A DIOS SEA LA GLORIA y logotipo (clase 16), GLO BY GLORIA VANDERBILT (clase 25),
LA GLORIA CUBANA HABANA DE C.E.G y logotipo (clase 34), MNG MINERA LA GLORIA S.A. y
logotipo (clase 19), PRO ECCLESIA SANCTA AD MAXIMAM TRINITATIS GLORIAM y logotipo (clase
41), COLEGIO PRIVADO DE CIENCIAS ISAAC NEWTON CAJAMARCA CIENCIAT VIRTUD Y
GLORIA y logotipo (clase 25)
40-44

cualidades de la marca notoria aun cuando aqul est destinado a distinguir

productos de distinta naturaleza.
Dado el carcter notorio de la marca GLORIA respecto de productos lcteos, el
pblico consumidor recuerda dicha marca con facilidad, lo cual le otorga un
elevado valor comercial. En tal sentido, si los consumidores se encontraran en
el mercado con una marca muy similar a la marca notoria, pero que es utilizada
por un distinto titular y para distinguir productos de distinta naturaleza,
automticamente el valor comercial de la marca notoria se vera afectado, con
lo cual, se perdera el poder distintivo del que goza la marca notoria GLORIA
Por todo lo expuesto, la Sala considera que el otorgamiento del registro solicitado
puede diluir la fuerza distintiva de la marca GLORIA, o su valor comercial o
publicitario.
4.3 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria
4.3.1. Marco conceptual y doctrinal
La buena reputacin o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el
mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y
sobre todo a travs de una poltica empresarial encaminada a ofrecer bajo la
marca productos o servicios de alta calidad. Adems, ese prestigio proporciona
al titular innegables ventajas puesto que tal reputacin tiene un valor econmico:
en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los
consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta
forma, la buena reputacin de la marca es un activo empresarial en el que se
consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser
explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios
bajo esa marca) o indirectamente (a travs de licencias a terceros respecto de
productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicndose la marca).
Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios
productos o servicios sin contar con la autorizacin del titular, surge el
aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el
usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes
necesarios para la creacin y consolidacin de esa imagen positiva. Este
41-44

aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es

transferible a productos o servicios diferentes a los que vena distinguiendo33.
Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el
Tribunal Andino en el Proceso N 70-IP-2008 seala lo siguiente:
En relacin con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente
conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin
importar () los productos o servicios que ampare el signo notoriamente
conocido. Esta proteccin est ligada a la funcin publicitaria de la marca y, se
diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es slo
un aprovechamiento de la reputacin sin que sea necesario que se presente un
debilitamiento de la capacidad distintiva.
Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:
El propsito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la
similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las
prestaciones y sin provocar falsa representacin alguna respecto del
origen, sirve para establecer una relacin intelectual que atrae la atencin
del pblico consumidor de forma superior a la que alcanzara con el
empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la
transmisin consciente o inconsciente de la reputacin que simboliza el
signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con
los originarios. En ambos casos la apropiacin aprovecha los esfuerzos
publicitarios del legtimo titular o el valioso caudal informativo que el
consumidor asocia al signo.
33
De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998,
recada en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada
en Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la
marca NIKE inscrita en Espaa para distinguir artculos de perfumera de la clase 3), la marca
renombrada tiene como rasgo caracterstico el que su elevado potencial publicitario puede ser
explotado no slo en relacin con los productos o servicios registrados, sino tambin en otros
sectores. Esta explotacin debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del
renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos
de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero A la vista del renombre
alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumera y
cosmticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la
marca de la demandante. En efecto, la imagen dinmico-deportiva que el pblico asocia con la marca
de la demandante es perfectamente transferible a una lnea de cosmticos en cuya comercializacin
tambin se ensalza la deportiva.
42-44

La doctrina seala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre

de la marca34 implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o
renombre entre el pblico. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca
renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido
estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la
correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca
renombrada a otros productos se efecta mediante procesos asociativos que
tienen lugar en la mente del consumidor35.
4.3.2. Aplicacin al caso concreto
La sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios
productos o servicios sin contar con la autorizacin del titular, surge el
aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el
usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversin necesaria
para la creacin y consolidacin de esa imagen positiva.
En el presente caso, se advierte que la imagen de la marca notoria GLORIA es
la de productos lcteos de gran calidad; as, dicha imagen y el mensaje positivo
que irradia la marca notoria podra ser transferida a los productos que se
pretende distinguir con el signo solicitado (juguetes) aun cuando entre stos y
los productos lcteos no exista vinculacin , con lo cual, el signo solicitado
configurara un aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria
GLORIA.
5. Conclusin
En virtud de lo sealado en el numeral 4 de la presente resolucin, respecto de
la marca notoria GLORIA (Certificado N 112355), la Sala determina que el
registro del signo solicitado es susceptible de provocar la dilucin de la fuerza
distintiva de la marca notoria sustento de la denegatoria, as como un
aprovechamiento injusto del prestigio de la misma, por lo que se encuentra
incurso en la prohibicin prevista en el artculo 136 inciso h) de la Decisin 486,
no correspondiendo acceder al registro solicitado.
34
Si bien en la cita en cuestin se habla de la marca renombrada, tal como se ha sealado

anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distincin entre marca
renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinnimos.
35
Fernndez-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.
43-44

IV. RESOLUCIN DE LA SALA

REVOCAR la Resolucin N 1469-2009/CSD-INDECOPI de fecha 12 de junio
de 2009 y, por sus efectos, la Resolucin N 16846-2007/OSD-INDECOPI de
fecha 10 de octubre de 2007. En consecuencia, DENEGAR el registro de la
marca de producto constituida por la denominacin GLORIA escrita en letras
caractersticas (sin reivindicar colores), conforme al modelo, solicitado por
Distribuidora Rances S.A.C.
Con la intervencin de los Vocales: Mara Soledad Ferreyros Castaeda,
Nstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gmez, Virginia
Mara Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castan
MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAEDA

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/go.
44-44

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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DISTRIBUIDORA RANCES S.A.C.

Notoriedad de una marca: Acreditada Riesgo de confusin, asociacin,

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Nomenclatura Oficial no desvirta la confusin a la que se vern

Mediante provedo de fecha 11 de setiembre de 2007, la Oficina de Signos

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Si bien existe semejanza entre los signos en cuestin, dada la ausencia

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

asistido, en el que se presenta una lista de marcas y se pide al

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sesgados al no satisfacer criterios estadsticos mnimos de

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III. ANLISIS DE LA CUESTIN EN DISCUSIN

Leche, yogurt, y productos

leche, yogurt y productos

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Carne, pescado, aves y caza;

Carne, pescado, aves y caza;

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Carne, pescado, aves y caza;

Carne, pescado, aves y caza;

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Con fecha 29 de octubre de 2007, Gloria S.A. interpuso recurso de

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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso

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a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro

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para que sta adquiera el carcter de notoria, ya que as el consumidor

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que ha sido creado por su ingenio y el mrito de sus productos o

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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005

Publicado en la Gaceta Oficial N 1637 del 21 de julio de 2008.

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En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente

Publicado en la Gaceta Oficial N 1648 del 21 de agosto de 2008.

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figuras como la cancelacin del registro de la marca por no uso. En efecto, el

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3.6 Aplicacin al caso concreto

17 impresiones de volantes publicitarios del producto leche GLORIA, los

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Un lapicero con la marca GLORIA.

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el monto total gastado en publicidad escrita, radial y televisiva de los

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Impresiones de artculos publicados en el diario El Comercio con fecha

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donde se aprecia que la marca de leche ms consumida es

Copia de la memoria anual de Gloria S.A. del 2008, donde se seala,

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Huancayo, Trujillo y Arequipa. En total, se realizaron 900

Copia de una carta emitida por Frecuencia Latina con fecha 14 de

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Copia de una carta emitida por Compaa Peruana de Radiodifusin